一起專利分案申請視為未提出通知及行政復(fù)議上訴案！

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“深圳市某某科技開發(fā)有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局分案申請視為未提出通知及行政復(fù)議案?！?/b>

專利分案申請不符合規(guī)定的行政處理方式

——（2023）最高法知行終382號

近期，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭審結(jié)一起專利分案申請視為未提出通知及行政復(fù)議上訴案件，在明確行政復(fù)議案件中審查對象的基礎(chǔ)上，進一步闡明了在專利分案申請不符合法律規(guī)定的情況下，行政機關(guān)如何選擇處理方式的問題。

2020年3月7日，某公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交申請?zhí)枮?020XXXX8607.2、名稱為“一種顯示和背光用的LED封裝片和LED晶片”的實用新型專利申請。2020年10月11日，某公司以原申請為基礎(chǔ)，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交了分案申請。2021年3月22日，國家知識產(chǎn)權(quán)局以分案申請不符合專利法實施細則第四十二條的規(guī)定為由，針對分案申請發(fā)出了分案申請視為未提出通知書。某公司對該通知書不服，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出行政復(fù)議申請。國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)復(fù)議審查認定，原申請與分案申請的具體實施方式完全相同，原申請與分案申請的權(quán)利要求存在的區(qū)別均屬于本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段，故維持分案申請視為未提出通知書。某公司不服該復(fù)議決定，向一審法院提起行政訴訟。

一審法院認為，本案中，原申請與分案申請的具體實施方式完全相同，且原申請與分案申請的權(quán)利要求的區(qū)別屬于本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段，故不足以使分案申請與原申請的權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案構(gòu)成兩項或兩項以上獨立、不同的發(fā)明創(chuàng)造，因此不符合分案條件，分案申請視為未提出通知書及復(fù)議決定于法有據(jù)。同時，本案分案申請視為未提出通知書不屬于不符合授權(quán)條件而被駁回申請的駁回決定，因此不適用《專利審查指南》有關(guān)聽證原則的規(guī)定。且由于分案申請存在的缺陷無法通過補正克服，為提高審查效率，縮短審查過程，國家知識產(chǎn)權(quán)局依據(jù)程序節(jié)約原則作出分案申請視為未提出通知，程序并無不當(dāng)。遂判決駁回某公司的訴訟請求。某公司不服一審判決，提起上訴。

最高人民法院二審認為：根據(jù)專利法實施細則第四十二條第一款和第二款的規(guī)定可知，一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的，申請人可以在規(guī)定期限屆滿前，向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請。國務(wù)院專利行政部門認為一件專利申請不符合專利法第三十一條及其實施細則第三十四條或者第三十五條的規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)通知申請人在指定期限內(nèi)對其申請進行修改；申請人期滿未答復(fù)的，該申請視為撤回。根據(jù)《專利審查指南》第一部分第一章和第二部分第六章的有關(guān)分案申請審查處理的規(guī)定可知，在分案申請的審查中如果發(fā)現(xiàn)該分案申請的形式要件不符合法律規(guī)定，以作出分案申請視為未提出通知書或者視為撤回通知書的方式進行處理；如果是認為分案申請不符合專利法實施細則第四十二條和第四十三條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以駁回該分案申請的方式進行處理。根據(jù)聽證原則，在作出駁回決定前，應(yīng)當(dāng)將駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)通知申請人，至少給申請人一次陳述意見和/或修改申請文件的機會。根據(jù)上述規(guī)定，本案中，國家知識產(chǎn)權(quán)局認為涉案分案申請不符合專利法實施細則第四十二條規(guī)定的分案申請的條件，應(yīng)以駁回該分案申請的方式進行處理，并給予申請人陳述意見和/或修改申請文件的機會。未以駁回該分案申請的方式處理，而是逕行發(fā)出分案申請視為未提出通知書，不符合上述規(guī)定。

對于能否依據(jù)程序節(jié)約原則選擇以分案申請視為未提出通知書的方式進行處理，最高人民法院認為，首先，根據(jù)專利法實施細則以及《專利審查指南》的上述相關(guān)規(guī)定，對專利申請的處理方式并無可裁量空間，僅能依據(jù)不同的申請情形嚴格按照規(guī)定作出選擇。其次，根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定可知，程序節(jié)約原則是指在符合規(guī)定的情況下，審查員應(yīng)當(dāng)盡可能提高審查效率，縮短審查過程。本案中，選擇以分案申請視為未提出通知書的方式進行處理，雖可能提高審查效率，但影響了申請人陳述意見以及修改權(quán)利要求的基本程序權(quán)利的行使，既不符合法律規(guī)定，亦不符合程序節(jié)約原則的本意。

本案對于程序正當(dāng)性的強調(diào)，有利于更好保護專利申請人的合法權(quán)益。

附：判決書

深圳市某某科技開發(fā)有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局分案申請視為未提出通知及行政復(fù)議案

中華人民共和國最高人民法院
行 政 判 決 書

（2023）最高法知行終382號

上訴人（一審原告）：深圳某公司。
法定代表人：秦某，該公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

被上訴人（一審被告）：國家知識產(chǎn)權(quán)局。住所地：北京市海淀區(qū)薊門橋西土城路6號。
法定代表人：申長雨，該局局長。
委托訴訟代理人：李然，該局工作人員。
委托訴訟代理人：管曉梅，該局工作人員。

上訴人深圳某公司（以下簡稱某某公司）因與被上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局分案申請視為未提出通知及行政復(fù)議一案，不服北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2022年12月28日作出的（2021）京73行初14331號行政判決，向本院提起上訴。本院于2023年6月26日立案后，依法組成合議庭，并于2023年9月27日進行了詢問，上訴人某某公司的法定代表人秦某、被上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局的委托訴訟代理人李然、管曉梅到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

2020年3月7日，某某公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交申請?zhí)枮?02020388607.2、名稱為“一種顯示和背光用的LED封裝片和LED晶片”的實用新型專利申請(以下簡稱原申請，其已獲得實用新型專利權(quán))。

2020年10月11日，某某公司以原申請為基礎(chǔ)，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交專利申請?zhí)枮?02022320676.2、名稱為“一種背光用的LED封裝片”的分案申請(以下簡稱分案申請)。

2021年3月22日，國家知識產(chǎn)權(quán)局以分案申請不符合《中華人民共和國專利法實施細則》（2010年修改，以下簡稱專利法實施細則）第四十二條的規(guī)定為由，針對分案申請發(fā)出了發(fā)文序號為2021031701520350的分案申請視為未提出通知書。

某某公司對該分案申請視為未提出通知書不服，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出行政復(fù)議申請，其主要理由為：分案申請視為未提出通知書未“指明后續(xù)法律程序”、違反聽證原則、分案申請已正式受理而沒有被認定為申請視為未提出的可能、原申請與分案申請是兩個不同的實用新型等等。國家知識產(chǎn)權(quán)局對此予以受理。

國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審查認定，原申請與分案申請的具體實施方式完全相同，原申請與分案申請的權(quán)利要求存在的區(qū)別均屬于本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段。故于2021年8月2日作出國知復(fù)專[2021]0053號復(fù)議決定（以下簡稱復(fù)議決定），維持國家知識產(chǎn)權(quán)局于2021年3月22日針對202022320676.2號專利申請作出的分案申請視為未提出通知書。

某某公司不服國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的復(fù)議決定，提起行政訴訟，請求：撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的復(fù)議決定，并判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。事實與理由：（一）國家知識產(chǎn)權(quán)局不符合作為復(fù)議人員的基本準(zhǔn)則。（二）限制某某公司申請分案與防止某某公司將多項發(fā)明創(chuàng)造囊括在一份申請中相互矛盾。（三）面對某某公司列舉的客觀事實和依據(jù)，復(fù)議人員采取故意回避的方式，屬于濫用權(quán)力。（四）被訴決定沒有列出某某公司任何不誠信的證據(jù)，就認定某某公司違反了誠實信用原則。

國家知識產(chǎn)權(quán)局辯稱：復(fù)議決定認定事實清楚，適用法律法規(guī)正確，程序合法，結(jié)論正確，某某公司的訴訟請求不能成立，應(yīng)當(dāng)予以駁回。

一審法院經(jīng)審理認定了上述事實。

一審法院認為，本案中，原申請與分案申請的具體實施方式完全相同，且原申請與分案申請的權(quán)利要求的區(qū)別屬于本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段，故不足以使分案申請與原申請的權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案構(gòu)成兩項或兩項以上獨立、不同的發(fā)明創(chuàng)造，因此不符合分案條件，國家知識產(chǎn)權(quán)局據(jù)此作出分案申請視為未提出通知及復(fù)議決定于法有據(jù)，一審法院對此予以確認。

參照《專利審查指南》第一部分第二章第2節(jié)第(3)項有關(guān)聽證原則的規(guī)定可知，審查員在作出駁回決定前，應(yīng)當(dāng)將駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)通知申請人，至少給申請人一次陳述意見和/或修改申請文件的機會。該部分內(nèi)容規(guī)定于實用新型專利申請的初步審查中，適用于因不符合授權(quán)條件而被駁回申請的駁回決定，而本案國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的分案申請視為未提出通知不屬于上述類型的駁回決定，因此不適用《專利審查指南》有關(guān)聽證原則的規(guī)定。同時，由于分案申請存在的缺陷無法通過補正克服，為提高審查效率，縮短審查過程，國家知識產(chǎn)權(quán)局依據(jù)程序節(jié)約原則作出分案申請視為未提出通知，程序并無不當(dāng)，某某公司的該項主張缺乏法律依據(jù)，一審法院對此不予支持。

綜上所述，一審法院認為復(fù)議決定證據(jù)確鑿，適用法律法規(guī)正確，符合法定程序，結(jié)論正確。某某公司有關(guān)主張均缺乏事實和法律依據(jù)，一審法院對此均不予支持。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條的規(guī)定，一審法院判決：“駁回原告深圳某公司的訴訟請求。案件受理費一百元，由原告深圳某公司負擔(dān)（已交納）?！?br>
某某公司不服，向本院提起上訴，請求：1.撤銷一審判決和復(fù)議決定并責(zé)令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出復(fù)議決定。2.訴訟費用由國家知識產(chǎn)權(quán)局承擔(dān)。事實與理由：（一）某某公司申請一審承辦法官回避，承辦法官沒有正當(dāng)理由未回避，屬程序違法。（二）某某公司的分案申請符合法律規(guī)定的條件。（三）國家知識產(chǎn)權(quán)局作出分案申請視為未提出通知書缺乏法律依據(jù)。（四）復(fù)議決定維持分案申請視為未提出通知書屬于法律適用錯誤。

國家知識產(chǎn)權(quán)局辯稱：復(fù)議決定和一審判決事實清楚、適用法律正確、程序合法，應(yīng)當(dāng)予以維持。

一審法院查明的事實基本屬實，本院予以確認。

本院認為：本案涉及分案申請視為未提出通知及針對該通知的行政復(fù)議問題。綜合各方當(dāng)事人的訴辯意見，本案二審的爭議焦點問題是：（一）本案審查和裁判對象的確定；（二）分案申請視為未提出通知書的合法性審查；（三）一審承辦法官是否應(yīng)當(dāng)回避。

（一）本案審查和裁判對象的確定

綜合《中華人民共和國行政訴訟法》第二十六條第二款、第七十九條的規(guī)定可知，經(jīng)復(fù)議的案件，復(fù)議機關(guān)決定維持原行政行為的，作出原行政行為的行政機關(guān)和復(fù)議機關(guān)是法定的共同被告。人民法院應(yīng)當(dāng)對復(fù)議決定和原行政行為一并作出裁判。本案中，國家知識產(chǎn)權(quán)局針對某某公司提出的分案申請作出分案申請視為未提出通知書，某某公司不服該通知書向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請行政復(fù)議，復(fù)議決定維持了分案申請視為未提出通知書，某某公司仍不服提起本案訴訟。因本案系復(fù)議維持原行政行為的案件，人民法院應(yīng)當(dāng)對國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的分案申請視為未提出通知書和復(fù)議決定一并進行審查和裁判，而一審法院僅將復(fù)議決定作為被訴行政行為進行審理和裁判，法律適用有所不當(dāng)。

（二）分案申請視為未提出通知書的合法性審查

根據(jù)專利法實施細則第四十二條第一款和第二款的規(guī)定可知，一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的，申請人可以在規(guī)定期限屆滿前，向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請。國務(wù)院專利行政部門認為一件專利申請不符合專利法第三十一條和本細則第三十四條或者第三十五條的規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)通知申請人在指定期限內(nèi)對其申請進行修改；申請人期滿未答復(fù)的，該申請視為撤回。根據(jù)《專利審查指南》第一部分第一章和第二部分第六章的有關(guān)分案申請審查處理的規(guī)定可知，國家知識產(chǎn)權(quán)局在分案申請的審查中如果發(fā)現(xiàn)該分案申請的申請日、申請?zhí)?、遞交時間、申請人和發(fā)明人、申請文件、申請期限和費用等形式要件不符合法律規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局以作出分案申請視為未提出通知書或者視為撤回通知書的方式進行處理；如果是認為分案申請不符合專利法實施細則第四十二條和第四十三條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以駁回該分案申請的方式進行處理。根據(jù)聽證原則，審查員在作出駁回決定前，應(yīng)當(dāng)將駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)通知申請人，至少給申請人一次陳述意見和/或修改申請文件的機會。根據(jù)上述規(guī)定，本案中，國家知識產(chǎn)權(quán)局認為涉案分案申請不符合專利法實施細則第四十二條規(guī)定的分案申請的條件，應(yīng)以駁回該分案申請的方式進行處理，并給予申請人陳述意見和/或修改申請文件的機會。國家知識產(chǎn)權(quán)局未以駁回該分案申請的方式處理，而是逕行向某某公司發(fā)出分案申請視為未提出通知書，違反了上述規(guī)定。

國家知識產(chǎn)權(quán)局主張，其依據(jù)程序節(jié)約原則選擇以分案申請視為未提出通知書的方式進行處理。對此，本院認為，首先，根據(jù)專利法實施細則以及《專利審查指南》的上述相關(guān)規(guī)定，對專利申請的處理方式并無可裁量空間，僅能依據(jù)不同的申請情形嚴格按照規(guī)定作出選擇。其次，根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定可知，程序節(jié)約原則是指在符合規(guī)定的情況下，審查員應(yīng)當(dāng)盡可能提高審查效率，縮短審查過程。對于存在可以通過補正克服的缺陷的申請，審查員應(yīng)當(dāng)進行全面審查，并盡可能在一次補正通知書中指出全部缺陷，對于申請文件中文字和符號的明顯錯誤，審查員可以依職權(quán)自行修改，并通知申請人。對于存在不可能通過補正克服的實質(zhì)性缺陷的申請，審查員可以不對申請文件和其他文件的形式缺陷進行審查，在審查意見通知書中可以僅指出實質(zhì)性缺陷。本案中，為了避免適用駁回決定所帶來的程序性負擔(dān)而選擇以分案申請視為未提出通知書的方式進行處理，實質(zhì)剝奪了申請人陳述意見以及修改權(quán)利要求的程序權(quán)利，既不符合法律規(guī)定，亦不符合程序節(jié)約原則的本意。

（三）一審承辦法官是否應(yīng)當(dāng)回避

某某公司主張一審承辦法官李冰清應(yīng)當(dāng)回避而未回避。對此，本院認為，某某公司是以其法定代表人秦某在另案審理中對李冰清進行過投訴，其作為本案的一審承辦法官會影響案件公正審理為由，向一審法院申請李冰清回避。首先，該理由不是《中華人民共和國行政訴訟法》《最高人民法院關(guān)于審判人員在訴訟活動中執(zhí)行回避制度若干問題的規(guī)定》中規(guī)定的應(yīng)當(dāng)回避的法定情形。其次，某某公司未提供證據(jù)證實李冰清作為本案的一審承辦法官會影響案件的公正審理。故一審法院未準(zhǔn)許某某公司提出的回避申請，并無不當(dāng)。某某公司的該項上訴主張，本院不予支持。

綜上所述，一審判決、復(fù)議決定及分案申請視為未提出通知書適用法律錯誤，應(yīng)予撤銷。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條、第八十九條第一款第二項、第三款的規(guī)定，裁定如下：

一、撤銷北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2021）京73行初14331號行政判決；
二、撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局國知復(fù)專[2021]0053號行政復(fù)議決定；
三、撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)文序號為2021031701520350的分案申請視為未提出通知書；
四、責(zé)令國家知識產(chǎn)權(quán)局針對深圳某公司202022320676.2號專利申請重新作出處理決定。

一審案件受理費100元，二審案件受理費100元，均由國家知識產(chǎn)權(quán)局負擔(dān)。

本判決為終審判決。

審 判 長　徐卓斌
審 判 員　徐　飛
審 判 員　顏　峰
二〇二四年六月二十七日
法官助理　李秀麗
書 記 員　尹明琦

（原標(biāo)題：專利分案申請不符合規(guī)定的行政處理方式）