專利侵權(quán)案中現(xiàn)有技術(shù)抗辯與抵觸申請抗辯研究

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“本文結(jié)合《專利法》及相關(guān)司法解釋，通過典型案例分析，系統(tǒng)梳理現(xiàn)有技術(shù)抗辯與抵觸申請抗辯的異同、適用規(guī)則及實務(wù)要點，以期為被訴侵權(quán)人提供更具操作性的抗辯策略?！?/b>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：何艷娥 王函 匯業(yè)律師事務(wù)所

/01/引言

在專利侵權(quán)訴訟中，被訴侵權(quán)人通常采用兩種主要抗辯策略：一是主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利的保護(hù)范圍（不侵權(quán)抗辯），二是主張被訴侵權(quán)技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請（現(xiàn)有技術(shù)抗辯/抵觸申請抗辯）。然而，司法實踐中，法院對現(xiàn)有技術(shù)抗辯/抵觸申請抗辯的適用標(biāo)準(zhǔn)仍存在一定爭議。本文結(jié)合《專利法》及相關(guān)司法解釋，通過典型案例分析，系統(tǒng)梳理現(xiàn)有技術(shù)抗辯與抵觸申請抗辯的異同、適用規(guī)則及實務(wù)要點，以期為被訴侵權(quán)人提供更具操作性的抗辯策略。

/02/現(xiàn)有技術(shù)抗辯與抵觸申請抗辯的法理基礎(chǔ)與法律依據(jù)

1、現(xiàn)有技術(shù)抗辯的法理基礎(chǔ)

根據(jù)《專利法》第22條的規(guī)定，現(xiàn)有技術(shù)是指在專利申請日（或優(yōu)先權(quán)日）前，已在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度的設(shè)立，一方面為了防止專利權(quán)人壟斷公有領(lǐng)域技術(shù)，保障社會公眾自由使用現(xiàn)有技術(shù)的權(quán)利；另一方面，提高訴訟效率，避免被訴侵權(quán)人必須通過無效宣告程序才能否定專利權(quán)的有效性。

2、抵觸申請抗辯的法理基礎(chǔ)

抵觸申請是指在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出，并在申請日以后公開的專利申請（參照《專利法》第22條第2款）。雖然抵觸申請不屬于現(xiàn)有技術(shù)，但其可破壞涉案專利的新穎性，因此在侵權(quán)訴訟中可類比現(xiàn)有技術(shù)抗辯處理。

抵觸申請抗辯的設(shè)立，一方面防止“重復(fù)授權(quán)”，即防止同一技術(shù)方案因申請時間不同而被多次授予專利權(quán)；另一方面，基于訴訟經(jīng)濟(jì)原則，法院可直接在侵權(quán)訴訟中審查抵觸申請，無需等待無效宣告結(jié)果。

/03/現(xiàn)有技術(shù)抗辯與抵觸申請抗辯的異同

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱“《司法解釋》”）第14條規(guī)定：被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。

根據(jù)《北京高院專利侵權(quán)判定指南》（2017）的規(guī)定，被訴侵權(quán)人主張抵觸申請抗辯的，可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯處理。

因現(xiàn)有技術(shù)與抵觸申請存在本質(zhì)上不同，現(xiàn)有技術(shù)抗辯與抵觸申請抗辯的比較如表1所示。

表1

? 關(guān)鍵區(qū)別解析：

1、技術(shù)組合的限制

現(xiàn)有技術(shù)抗辯可單獨采用現(xiàn)有技術(shù)，或現(xiàn)有技術(shù)與公知常識的結(jié)合；而抵觸申請抗辯僅能單獨對比，不能結(jié)合公知常識（參照最高院在(2024)最高法知民終778號、（2015）民申字第188號判決書）。

2、地域性差異

抵觸申請抗辯僅限于向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請的專利文件，原則上并不適用于中國大陸領(lǐng)域外（境外）的專利文件。在司法實踐中也存在突破上述原則的情形，但這種司法創(chuàng)新的嘗試存在不少爭議，并未得到普遍認(rèn)可。

3、比對標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)有技術(shù)抗辯允許結(jié)合公知常識證明“無實質(zhì)性差異”，而抵觸申請抗辯排除結(jié)合公知常識證明“無實質(zhì)性差異”的情形（被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項技術(shù)特征被抵觸申請單獨、完整地公開時，才能夠認(rèn)定抵觸申請抗辯成立，參照(2024)最高法知民終778號、（2015）民申字第188號案）。

/04/現(xiàn)有技術(shù)的確定

1、現(xiàn)有技術(shù)的形式

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第三章第2.1節(jié)的規(guī)定，現(xiàn)有技術(shù)包括在申請日（有優(yōu)先權(quán)日的，指優(yōu)先權(quán)日）以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)。換句話講，現(xiàn)有技術(shù)公開的方式主要有兩種，一是以出版物公開，二是使用公開。

出版物包括紙質(zhì)出版物、視聽資料、存在互聯(lián)網(wǎng)或其他在線數(shù)據(jù)庫中的資料，比較常用的是非專利文獻(xiàn)和專利文獻(xiàn)。使用公開包括能夠使公眾得知其技術(shù)內(nèi)容的制造、使用、銷售、進(jìn)口、交換、饋贈、演示、展出、招標(biāo)投標(biāo)等公開行為，比較常見的為銷售行為、宣傳行為及通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺、網(wǎng)絡(luò)視頻平臺、網(wǎng)絡(luò)文庫平臺等的網(wǎng)絡(luò)公開行為。

2、現(xiàn)有技術(shù)的公開時間

在確定現(xiàn)有技術(shù)時，首先需要考慮的是公開時間，對于非專利文獻(xiàn)和專利文獻(xiàn)，其公開時間基本不受質(zhì)疑。但對于在網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)表的內(nèi)容，若公開時間非系統(tǒng)自動生成，可隨意修改且不留痕跡，公開時間無法確定，難以作為現(xiàn)有技術(shù)使用。

通常來講，現(xiàn)有技術(shù)的公開時間要求在申請日之前，比較容易忽視的情況是涉案專利可能存在優(yōu)先權(quán)，此時公開時間要求在優(yōu)先權(quán)日前，否則將無法作為現(xiàn)有技術(shù)使用。在（2012）滬高民三（知）終字第68號案件中，“被告依相燃?xì)夤緭碛械南祵嵱眯滦蛯＠?，其公開的日期為授權(quán)公告日，即為2006年4月12日。該日期晚于原告發(fā)明專利的優(yōu)先權(quán)日期，故被告依相燃?xì)夤緭碛械膶嵱眯滦蛯＠诒景钢胁⑽赐ㄟ^出版物的方式得以公開，形成現(xiàn)有技術(shù)”。在(2024)最高法知民終170號案件中，“某1公司、盧某某提交的視頻顯示的時間為2010年7月8日，晚于本案專利的優(yōu)先權(quán)日2010年2月10日，該視頻無法作為現(xiàn)有技術(shù)比對文獻(xiàn)，某1公司、盧某某的現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立，不予采納”。

3、出版物公開中技術(shù)特征的確定

在檢索現(xiàn)有技術(shù)時，理想的情況是被訴侵權(quán)產(chǎn)品的所有技術(shù)特征均能從現(xiàn)有技術(shù)中找到。但是，實務(wù)中，這種情況往往比較少見。當(dāng)所檢索的現(xiàn)有技術(shù)公開了絕大部分技術(shù)特征，我們需要考慮未明確公開的技術(shù)特征，是否存在隱含公開的情形。

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第三章第2.3節(jié)的規(guī)定，以出版物形式公開的技術(shù)內(nèi)容，不僅包括明確記載在對比文件中的內(nèi)容，而且包括對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，隱含的且可直接地、毫無疑義確定的技術(shù)內(nèi)容。(2024)最高法知民終370號案件即為典型的以隱含公開方式確定技術(shù)特征的案例。該案判決書指出，深圳某某公司以2020年7月5日在網(wǎng)頁上展示的“反重力加濕器”產(chǎn)品設(shè)計圖主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯，其中被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利保護(hù)范圍的技術(shù)特征包括“加濕組件”和“水滴發(fā)生組件”，“從產(chǎn)品設(shè)計圖可以看出，外殼包括上部殼體和下部殼體，出霧孔、出水孔和閃頻燈設(shè)于上部殼體，上部殼體與下部殼體通過圓形件連接。出霧孔位于出水孔的正下方，可得出出霧孔與出水孔設(shè)于同一垂線。此外，該作品為加濕器，頂部排出霧氣對空氣進(jìn)行加濕，必然具有加濕組件，為了使得霧化后的水霧進(jìn)入空氣用于加濕空氣，加濕組件必然與出霧孔連接。加濕器具有向下流出的水滴，因此，可以直接、毫無疑義地確定該現(xiàn)有設(shè)計具有水滴發(fā)生器，才能從加濕器頂部形成下落的水滴，水滴發(fā)生組件流出的水滴需要通過出水口流出，水滴發(fā)生組件必然與出水孔連接”。

因此，被訴侵權(quán)人在檢索現(xiàn)有技術(shù)時，不僅需要關(guān)注現(xiàn)有技術(shù)中文字描述部分，還需重點關(guān)注現(xiàn)有技術(shù)的附圖及上下文描述中是否存在本領(lǐng)域技術(shù)人員可以“直接地、毫無疑義”確定的內(nèi)容，并將這些隱含公開的內(nèi)容引入現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比對中。

除了出版物公開外，以使用公開的證據(jù)作為現(xiàn)有技術(shù)的情形也比較多見。但使用公開面臨著客觀難點，以銷售公開為例，銷售時是否有合同、發(fā)票？合同、發(fā)票上是否標(biāo)明了產(chǎn)品型號？合同、發(fā)票上的產(chǎn)品型號與產(chǎn)品能否對應(yīng)？實際到貨時間是否在申請日以前？銘牌是否被替換過？產(chǎn)品是否經(jīng)過維修？零部件是否被更換？因此，在實務(wù)中，通常優(yōu)選以出版物公開的現(xiàn)有技術(shù)，若無法找到合適的，才試圖從使用公開的角度搜索現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)。

/05/現(xiàn)有技術(shù)抗辯的具體適用

1、現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比對原則

根據(jù)《司法解釋》的規(guī)定，現(xiàn)有技術(shù)抗辯比對的對象，應(yīng)該為被訴侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)，而非涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)。在被訴侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比對時，若被訴侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征完全相同或等同，毫無疑問現(xiàn)有抗辯成立。但是，當(dāng)被訴侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征并非完全相同或等同，此時現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否不成立，判斷的原則又是什么？

(2012)民申字第18號判決書中，最高院給出了答案，“在審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，比較方法應(yīng)是將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對比，而不是將現(xiàn)有技術(shù)與專利技術(shù)方案進(jìn)行對比。審查方式則是以專利權(quán)利要求為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入專利權(quán)保護(hù)范圍的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了相同或者等同的技術(shù)特征?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯的成立，并不要求被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)完全相同，毫無區(qū)別，對于被訴侵權(quán)產(chǎn)品中與專利權(quán)保護(hù)范圍無關(guān)的技術(shù)特征，在判斷現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立時應(yīng)不予考慮”。

在上述案件中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的技術(shù)特征完全相同，落入涉案專利的保護(hù)范圍，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)存在區(qū)別，區(qū)別在于電磁閥的結(jié)構(gòu)不同，但是涉案專利不涉及電磁閥具體結(jié)構(gòu)的限定，最終認(rèn)定電磁閥的具體結(jié)構(gòu)不予考慮，現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立（“電磁閥的具體結(jié)構(gòu)與涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍無關(guān)，亦與現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立無關(guān)。由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的電磁閥與有桿活塞亦采取同樣的連接方式，因此，認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立的關(guān)鍵，在于確定現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了與上述連接方式相同或者等同的技術(shù)特征，而無需考慮被訴侵權(quán)產(chǎn)品中電磁閥的具體結(jié)構(gòu)是否被現(xiàn)有技術(shù)公開。從本院查明的事實來看，盡管現(xiàn)有技術(shù)中公開的電磁閥包括三個部分，其具體結(jié)構(gòu)與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的電磁閥有著明顯差異，但是現(xiàn)有技術(shù)中確已公開將電磁閥的出口與有桿活塞的外端直接相聯(lián)接。因此，二審法院認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，并無不當(dāng)”）。

因此，盡管被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的電磁閥具體結(jié)構(gòu)與現(xiàn)有技術(shù)不同，但涉案專利中僅涉及“電磁閥的出口與有桿活塞的外端直接相聯(lián)接”的技術(shù)特征，而無電磁閥具體結(jié)構(gòu)的技術(shù)特征，因此，電磁閥的具體結(jié)構(gòu)與涉案專利的保護(hù)范圍無關(guān)，在進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，針對被訴侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)電磁閥具體結(jié)構(gòu)上的不同，不影響現(xiàn)有技術(shù)抗辯的成立。

與此相類似，當(dāng)被訴侵權(quán)產(chǎn)品除了涉及涉案專利的技術(shù)特征外，還包含其他技術(shù)特征，在進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，比對的技術(shù)方案并不是被訴侵權(quán)產(chǎn)品中由所有技術(shù)特征組成的技術(shù)方案，而是由落入專利權(quán)利要求保護(hù)范圍的技術(shù)特征組成的技術(shù)方案。如涉案專利的技術(shù)特征為A1、B1，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征為A2、B2、C2，若A1、B1與A2、B2分別構(gòu)成相同或者等同，則被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征仍為A2、B2，在進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，仍以A2、B2構(gòu)成的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較，而非將A2、B2、C2構(gòu)成的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較。

2、對“無實質(zhì)性差異”的理解

對于《司法解釋》中的“無實質(zhì)性差異”，可根據(jù)《北京高院專利侵權(quán)判定指南》及最高院的判例，理解為“等同”或“被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別僅在于公知常識”。

在（2020）最高法知民終412號案件中，一審法院認(rèn)為“上述存在區(qū)別的技術(shù)方案均是為了將連接臂和連接片予以連接，屬于以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的，二者并無實質(zhì)性差異，構(gòu)成等同。因被訴侵權(quán)的X4型電視機(jī)掛架的全部技術(shù)特征與先于涉案專利申請日公開的S60型電視機(jī)掛架的技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者等同，屬于無實質(zhì)性差異的技術(shù)特征，故應(yīng)認(rèn)定X4型電視機(jī)掛架實施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)”，并得到最高院的認(rèn)可。

在（2010）粵高法民三終字第197號判決中，“由此可見，在托斯卡會社專利申請日以前，現(xiàn)有技術(shù)中的標(biāo)簽繩安裝機(jī)早已開始使用相同功能的部件，托斯卡會社專利的發(fā)明目的也并非對此部件加以改進(jìn)，故即便美國專利未公開相當(dāng)于齒19c的部件，但由于這一特征為本領(lǐng)域的公知常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員采用該技術(shù)手段不需要付出任何創(chuàng)造性勞動，仍不能認(rèn)為美國專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品具有實質(zhì)性差異”。

/06/實務(wù)建議

1、優(yōu)先采用出版物公開證據(jù)（如論文或?qū)＠墨I(xiàn)），因其易于固定且證明力強(qiáng)。

2、抵觸申請抗辯需要嚴(yán)格遵循“單獨對比原則”，排除現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合公知常識以證明“無實質(zhì)性差異”的情形。

3、為了便于后續(xù)應(yīng)對專利侵權(quán)糾紛，建議企業(yè)在前期銷售產(chǎn)品時注意留存證據(jù)，如提供給客戶產(chǎn)品信息單中標(biāo)注產(chǎn)品的型號、照片、銷售日期，妥善保存付款憑證。

/07/總結(jié)

現(xiàn)有技術(shù)抗辯與抵觸申請抗辯是專利侵權(quán)訴訟中的重要防御手段，但二者在適用條件、比對標(biāo)準(zhǔn)上存在顯著差異。被訴侵權(quán)人應(yīng)結(jié)合案件事實，合理選擇抗辯策略，并注重證據(jù)的完整性與證明力，以提高勝訴可能性。

（原標(biāo)題：匯業(yè)評論 | 專利侵權(quán)案中現(xiàn)有技術(shù)抗辯與抵觸申請抗辯研究）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：何艷娥 王函 匯業(yè)律師事務(wù)所