在美遇到NPE發(fā)起的337調(diào)查不要慌

納暮2025-06-20

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“精準(zhǔn)拆解專利流氓的唯一資產(chǎn)——專利穩(wěn)定性，實施‘打蛇打七寸’式的反制策略?！?/b>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：普羅IP社

摘要

在美國遭遇非專利實施實體（NPE）發(fā)起的ITC 337調(diào)查時，企業(yè)應(yīng)保持冷靜，第一時間組建由內(nèi)部團(tuán)隊、外部律師及技術(shù)專家組成的應(yīng)訴陣容，堅決否認(rèn)侵權(quán)指控，并通過提交廣泛的現(xiàn)有技術(shù)證明與詳盡的專利無效分析報告，構(gòu)建有力談判籌碼；與此同時，可聯(lián)合其他被告分?jǐn)偝杀尽⒐蚕硇畔?，并對核心專利發(fā)起無效程序；對外應(yīng)及時發(fā)布聲明，強(qiáng)調(diào)企業(yè)自主創(chuàng)新、自主專利儲備與合規(guī)性，以及FTO分析結(jié)果，以穩(wěn)定客戶與市場信心；精準(zhǔn)拆解專利流氓的唯一資產(chǎn)——專利穩(wěn)定性，實施“打蛇打七寸”式的反制策略。

01.337調(diào)查概述

337調(diào)查是美國國際貿(mào)易委員會（International Trade Commission，ITC）依據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)的有關(guān)規(guī)定，針對進(jìn)口貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為以及其他不公平競爭行為開展調(diào)查，裁決是否侵權(quán)及有必要采取救濟(jì)措施的一項準(zhǔn)司法程序。337調(diào)查是一種行政裁決，不會涉及到經(jīng)濟(jì)賠償。

337調(diào)查的參與各方

02.非專利實施實體（NPE）概述

NPE是指：指不從事實際生產(chǎn)或銷售產(chǎn)品，主要通過持有專利并通過許可、訴訟等方式獲利的實體。其中也不乏一些專門靠訴訟或威脅訴訟索取高額許可費或賠償為主要商業(yè)模式的公司或個人，就是業(yè)界俗稱的“專利蟑螂”。

◆ 典型行為特征

1.不實際經(jīng)營產(chǎn)品或服務(wù)；
2.專利多為購買所得，而非自主研發(fā)；
3.以大量訴訟或發(fā)函恐嚇為主要盈利方式；
4.往往挑選中小企業(yè)或行業(yè)領(lǐng)頭羊起訴，迫使其和解；
5.訴訟策略為逼迫和解而非追求判決勝訴。

03.案例介紹

2025年06月10日，ITC官網(wǎng)發(fā)布了《 Certain Electronic Eyewear Products, Components Thereof, and Related Charging Apparatuses (II); Inv. No. 337-TA-3833 (Violation)，特定電子眼鏡及其組件和相關(guān)充電設(shè)備(II)提起337調(diào)查申請》；-鏈接：（https://ids.usitc.gov/case?type=basic）。

作為知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)者，筆者馬上進(jìn)入USITC的EDIS系統(tǒng)（https://edis.usitc.gov）獲取相關(guān)資料。

3.1、資料獲?。?/b>通過官網(wǎng)可以看到原告INGENIOSPEC, LLC在2023年-2025年先后發(fā)起了3次337調(diào)查。

其中，2023年的調(diào)查對象包括：Bose、Epson、Lenovo、TCL、雷鳥創(chuàng)新、Luxottica、Magic Leap、Everysight 、Razer、XReal 、Vuzix等等；2024年的調(diào)查對象包括ByteDance、HTC、Meta、PICO、Chuangjian Weilai等等；2025年的調(diào)查對象包括DJI 、Brilliant Labs、INMO、Even Realities等等。

3.2、（A）337-1383案件:

該案最終以和解告終，筆者閱讀整個案件的流程，發(fā)現(xiàn)幾個關(guān)鍵的節(jié)點：

第一：第一時間委托專業(yè)律師團(tuán)隊和技術(shù)專家積極應(yīng)訴，堅定否認(rèn)侵權(quán)行為，如magic leap提交的答復(fù)文件（RESPONDENT MAGIC LEAP, INC. RESPONSE TO COMPLAINT OF INGENIOSPEC,LLC AND TO NOTICE OF INVESTIGATION）。

第二：隨后積極針對涉案專利尋找現(xiàn)有技術(shù)，見文件（RESPONDENTS’ NOTICE OF PRIOR ART），其中針對涉案專利提交了包括專利、文章等大量的現(xiàn)有技術(shù)：

第三、隨后被告聯(lián)合再次提交了針對幾件涉案專利的超過240+頁的無效分析報告（RESPONDENTS' FINAL DISCLOSURE OF INVALIDITY CONTENTIONS）：

原告最終選擇和被告達(dá)成和解，其中被告方基于大量現(xiàn)有技術(shù)而提出的無效抗辯為促成雙方和解構(gòu)建了非常有效的談判籌碼（NOTICE OF COMMISSION DECISION NOT TO REVIEW AN INITIALD ETERMINATION TERMINATING THE INVESTIGATION AS TO THE REMAINING RESPONDENT BASED ON SETTLEMENT;TERMINATION OF THE INVESTIGATION）。

（B）337-1383案件：

第一、針對同一原告發(fā)起的調(diào)查，被告委托專業(yè)律師團(tuán)隊堅定否認(rèn)侵權(quán)行為，如Meta提交的答復(fù)（META’S RESPONSE TO COMPLAINT OF INGENIOSPEC, LLC AND TO NOTICE OF INVESTIGATION）。

第二：隨后積極針對涉案專利尋找現(xiàn)有技術(shù)（Notice of Prior Art），見文件（RESPONDENTS’ NOTICE OF PRIOR ART），其中針對涉案專利提交了包括專利、文章等大量的現(xiàn)有技術(shù)：

第三、隨后被告聯(lián)合再次提交了針對幾件涉案專利的超過2000+頁的無效分析報告（Respondents' Joint Disclosure of Supplemental Invalidity Contentions），從提交的資料來看，meta提交的現(xiàn)有技術(shù)和無效分析內(nèi)容更多，顯示了其對抗專利流氓的強(qiáng)硬態(tài)度；

目前案件相關(guān)程序被暫停。與上述案件相似，被告同樣提交了大量的現(xiàn)有技術(shù)和強(qiáng)針對性的無效分析，預(yù)期將在商務(wù)談判中為被告獲得至關(guān)重要的談判籌碼，促進(jìn)雙方盡快和解結(jié)案。

（C）在美國專利商標(biāo)局針對涉案專利進(jìn)行無效：

筆者通過專利檢索工具檢索發(fā)現(xiàn)，一個名為Unified Patents, LLC的主體在2025.01.30啟動了Ex-Parte Reexamination（單方再審，一種專利無效方式），目前正在審查中。根據(jù)前面兩次的現(xiàn)有證據(jù)來看，有很大概率可以無效掉此件專利。

04.總結(jié)

綜上， 337調(diào)查涉及的程序復(fù)雜，調(diào)查周期一般在12-18個月之間，對于雙方來說律師費成本都較高。大多數(shù)專利流氓都可能在律師成本較高和民事賠償勝率較低的情況下往尋求經(jīng)濟(jì)上的和解。當(dāng)遇到337時，在程序還未啟動或即將啟動，涉案被告可以從以下考慮：

（1）切勿慌張，穩(wěn)定心態(tài)，積極應(yīng)訴；

（2）構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部團(tuán)隊、外部專業(yè)律師團(tuán)隊和專家團(tuán)隊；

（3）聯(lián)合應(yīng)訴，分享信息，分?jǐn)偣ぷ骱统杀尽?br>
在部分案件中，尤其是涉及到專利蟑螂的案件時，原告可能利用廣泛的渠道公開被告正在面臨337調(diào)查這一情況，從而影響涉案產(chǎn)品的現(xiàn)有或潛在的使用者或購買方，停止使用或購買被告的產(chǎn)品。因此，被告需要迅速向外界或有關(guān)購買方發(fā)表聲明，表明自己的立場和相應(yīng)行動，可以聚焦以下幾點：

（1）高度重視，否認(rèn)指控，積極應(yīng)訴；

（2）針對產(chǎn)品技術(shù)方案委托律師做FTO（Freedom to Operate，自由實施）報告，例如本次調(diào)查中Halliday就已經(jīng)做了FTO報告；

（3）強(qiáng)調(diào)自主創(chuàng)新，自主專利儲備和企業(yè)合規(guī)性；

（4）已擬定涉案專利進(jìn)行穩(wěn)定性分析；

（5）對當(dāng)前業(yè)務(wù)不產(chǎn)生影響。

俗語說：“打蛇打七寸”。面對專利蟑螂，專利是他們的唯一資產(chǎn)，筆者建議針對原告方的專利或?qū)＠M合的有效性發(fā)起精準(zhǔn)打擊，分階段瓦解。同時，亦可考慮從專利是否存在不可實施等缺陷進(jìn)行攻擊，例如，充分研讀涉案專利的審查過程的全部文件、相同主體的337調(diào)查的過程文件以及同族專利的審查歷史等角度進(jìn)行突破。

（原標(biāo)題：在美遇到NPE發(fā)起的337調(diào)查不要慌）

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：普羅IP社
編輯：IPRdaily辛夷校對：IPRdaily縱橫君
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