專利法第二十三條第三款中在先合法權利的認定

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“專利法第二十三條第三款關于‘授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突’的立法目的是，避免外觀設計專利的實施與他人在先的合法權利相沖突?！?/b>

專利法第二十三條第三款中在先合法權利的認定

——（2023）最高法知行終42號

裁判要旨

外觀設計專利授權確權行政糾紛案件中，在本專利申請日之前已經取得，在提起專利無效宣告請求時仍然合法存在的權利或者利益，均可構成專利法第二十三條第三款規(guī)定的在先合法權利。

關鍵詞

行政 外觀設計專利權無效 在先合法權利

基本案情

馬某軍是名稱為“啤酒罐”、專利號為201830256268.0的外觀設計專利專利權人。專利申請日為2018年5月28日，授權公告日為2018年12月18日。該外觀設計的罐身突出顯示“V8”文字。某啤酒工貿有限公司是第22475245號“V8”注冊商標的權利人，該商標申請日期為2016年12月30日；初步審定公告日期為2018年7月27日，注冊日期為2018年10月28日。某啤酒工貿有限公司以本專利不符合專利法第二十三條第三款的規(guī)定為由，請求國家知識產權局宣告本專利權無效。國家知識產權局于2020年11月3日作出第46751號無效宣告請求審查決定，維持本專利權有效；某啤酒工貿有限公司不服，向北京知識產權法院提起訴訟。

一審法院認為，某啤酒工貿有限公司自核準注冊之日才取得“V8”注冊商標的專用權，晚于本專利的申請日，并非在本專利申請日之前已經取得的注冊商標專用權，亦不會構成本專利的在先權利沖突，故作出一審行政判決：駁回某啤酒工貿有限公司的訴訟請求。某啤酒工貿有限公司不服，提出上訴。最高人民法院于2023年9月22日作出（2023）最高法知行終42號行政判決：一、撤銷一審法院行政判決；二、撤銷國家知識產權局第46751號無效宣告請求審查決定；三、國家知識產權局就某啤酒工貿有限公司針對專利號為201830256268.0、名稱為“啤酒罐”的外觀設計專利提出的無效宣告請求重新作出審查決定。

裁判意見

法院生效裁判認為，專利法第二十三條第三款關于“授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突”的立法目的是，避免外觀設計專利的實施與他人在先的合法權利相沖突。凡是因該外觀設計的實施可能侵害他人在先權利的情形，均屬于該款規(guī)定的規(guī)制范疇。因此，在審理外觀設計專利權授權確權行政糾紛案件中，對于專利法第二十三條第三款規(guī)定的“合法權利”不宜作狹義解釋，一般情況下，只要依法享有的、在本專利申請日之前已經取得并在提起專利無效宣告請求時維持有效的權利或者利益，均應包括在內。商標權是專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權利之一。商標可區(qū)分為注冊商標和未注冊商標，商標權人對其注冊商標依法享有專用權，對其通過使用已與其取得對應關系，且實際上起到區(qū)分商品或服務來源的作用的未注冊商標，亦享有合法權益。

本案某啤酒工貿有限公司所主張的在先權利包括對“V8”標識的在先使用所享有的在先權益。某啤酒工貿有限公司的前身大理某公司在啤酒產品上使用和宣傳“大理啤酒V8”“大理V8”標識在本專利申請日之前已長達12年，具有較高知名度和影響力，消費者已經將“大理啤酒V8”“大理V8”理解為大理某公司的“V8”啤酒，進而將“V8”標識與大理某公司逐步形成一定的特定聯系。而且，馬某居住生活地亦位于該啤酒的主要銷售地區(qū)，客觀上存在模仿、復制在先申請的商標標識的可能。可以認定本專利不符合專利法第二十三條第三款的規(guī)定，故改判撤銷一審判決，判令重新作出決定。

關聯索引

《中華人民共和國專利法》第23條第3款（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第23條第3款）

附：判決書

中華人民共和國最高人民法院
行政判決書

（2023）最高法知行終42號

上訴人（一審原告、無效宣告請求人）：某啤酒公司。
被上訴人（一審被告）：國家知識產權局。
被上訴人（一審第三人、專利權人）：馬某。

上訴人某啤酒公司與被上訴人國家知識產權局及一審第三人馬某外觀設計專利權無效行政糾紛一案，涉及專利權人為馬某、名稱為“啤酒罐”的外觀設計專利（以下簡稱本專利）。針對某啤酒公司就本專利權提出的無效宣告請求，國家知識產權局作出第46751號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），維持本專利權有效；某啤酒公司不服，向北京知識產權法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟。一審法院于2022年6月28日作出（2021）京73行初2743號行政判決，判決駁回某啤酒公司的訴訟請求；某啤酒公司不服，向本院提起上訴。本院于2023年2月27日立案后，依法組成合議庭，并于2023年4月10日詢問當事人。本案現已審理終結。

本案基本事實如下：本專利系名稱為“啤酒罐”的外觀設計專利，專利權人為馬某，專利號為201830256268.0，專利申請日為2018年5月28日，授權公告日為2018年12月18日。
　　
2020年6月16日，某啤酒公司請求國家知識產權局宣告本專利權無效。主要理由為：本專利不符合2008年修正的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第二十三條第二款、第三款的規(guī)定。

某啤酒公司提交了如下證據：
證據1：（2019）云大玉洱證字第931號公證書復印件，內容涉及“大理V8啤酒”在京東商城銷售及評價網頁打印件；
證據2：第22475245號商標的《商標注冊證》掃描件；
證據3：第22475245號商標的《商標注冊申請受理通知書》掃描件；
證據4：國家知識產權局商標局中國商標網公示的第1609期初步審定商標公告第3715條網頁打印件。
　　
上述證據2-4顯示，第22475245號“V8”商標（簡稱“V8”商標）的申請日期為2016年12月30日，初步審定公告日期為2018年7月27日，核準注冊日期為2018年10月28日。
　　
某啤酒公司認為：（1）證據1圖24顯示該產品最早商品評價時間為2018年4月16日，早于本專利申請日2018年5月28日，選取證據1圖12中第3個易拉罐與本專利對比，另證據1圖13公開了產品的俯視圖。證據1與本專利相比，兩者的整體構圖及圖案設計基本相同，主要不同點在于：①本專利的主、后視圖中山峰峰尖數量與證據1不同，英文字母不同，本專利的“酒”字上方含有皇冠圖案，證據1無此設計；②證據1未公開左、右、仰視圖。區(qū)別點①屬于局部細微差異，由于本專利右視圖中的廠商文字圖案、QS圖案及左視圖中產品說明性文字及條碼圖案均是該類產品慣常設計要素，仰視圖為不容易觀察到的部位且無設計要素，因而區(qū)別點②對產品的整體視覺效果不具有顯著影響，綜上，本專利與證據1不具有明顯區(qū)別，不符合專利法第二十三條第二款的規(guī)定。（2）證據2-4證明某啤酒公司享有“V8”商標的專用權，并且至今有效，“V8”商標的申請日早于本專利申請日，核準注冊日早于本專利授權公告日，根據保護在先權利原則，某啤酒公司有權主張本專利與“V8”商標專用權相沖突；本專利的“V8”文字顯著標識于產品正面下方，且這一標識方式為易拉罐上商標的常用方式，一般消費者通常會認為其指代的是該產品的商標；本專利的“V8”文字與“V8”商標相比，二者在文字構成、排列方式及表達形式上均近似，且本專利產品與“V8”商標核準使用的商品類似，極易使相關公眾對商品來源產生誤認，因此本專利與“V8”商標專用權相沖突，不符合專利法第二十三條第三款的規(guī)定。

國家知識產權局于2020年8月17日進行口頭審理。在口頭審理過程中：（1）某啤酒公司明確其主張的理由為本專利與證據1相比不具有明顯區(qū)別，不符合專利法第二十三條第二款的規(guī)定；主張本專利與證據2-4所示的商標“V8”的商標專用權相沖突，不符合專利法第二十三條第三款的規(guī)定。（2）某啤酒公司明確以證據1圖24中2018年4月16日的評價發(fā)布時間作為公開日，以證據1銷售頁面顯示產品作為對比設計，確認證據1圖14中2018年9月22日和2018年8月2日兩條評價圖片的商品并不一致，但認為銷售頁面產品未見修改過。（3）某啤酒公司通過登陸中國商標網核實了證據2-4商標的狀態(tài)為有效，認為“最高人民法院（2014）知行字第4號行政裁定書”的結論可支持其主張的理由。（4）某啤酒公司認可本專利所示雪珠啤酒的“雪珠”是馬某的商標，但認為啤酒包裝上下均有商標屬于常見設計方式，主張“V8”在某啤酒公司的啤酒包裝上即作為商標使用，是獨立的品牌，結合證據1可知其使用了“V8”商標的啤酒包裝產品于2018年已經在網上銷售。

2020年11月3日，國家知識產權局作出被訴決定認為：

（一）關于證據1，某啤酒公司主張的公開日與其主張的對比設計不足以確認具有對應性，故對其關于證據1銷售頁面中的產品早于本專利申請日前已公開的主張不予支持。證據2-4顯示，第22475245號“V8”商標的注冊日期為2018年10月28日，初步審定公告日期為2018年7月27日，均晚于本專利申請日；申請日期為2016年12月30日，早于本專利申請日。

（二）某啤酒公司提交的證據不足以支持其無效宣告請求的理由，本專利符合專利法第二十三條第二款、第三款的規(guī)定。
　　
國家知識產權局據此決定：維持本專利權有效?！?br>
某啤酒公司不服，向一審法院提起訴訟，請求：撤銷被訴決定，判令國家知識產權局重新作出決定。事實和理由為：（一）關于本專利與第22475245號“V8”商標專用權“合法權利”是否構成沖突。首先，對于申請在先而核準注冊在后的有效注冊商標與外觀設計發(fā)生權利沖突時，雖然不能將申請日所取得的權利作為專利法第二十三條第三款中的合法權利，但基于商標申請本身的性質、作用和保護在先權利原則，該注冊商標的專用權仍然可以對抗在后申請的外觀設計專利權。在先判決均對此予以確認。其次，本案可以類推采用與商標法第三十一條規(guī)定一致的時間標準，即保護申請在先的商標。因此，判斷注冊商標專用權是否屬于本專利的在先權利應當以申請日作為判斷的時間標準。最后，商標注冊申請日是由商標注冊申請人自由意思所確定的日期，而初審公告日和核準注冊日是由商標審查部門的行政行為所確定，具有較大不確定性。商標審查部門核準注冊的工作次序和工作速度可以直接導致是否與在后申請的權利構成沖突，對某啤酒公司而言是不公平的，結果亦不合理。（二）關于商標“V8”是否具有在先合法權益。某啤酒公司提交了關于“V8”啤酒的銷售發(fā)票、廣告合同、活動展銷照片等，以及包括利用報紙報道宣傳資料、公交停站牌廣告圖、公交車身廣告圖和“大理V8啤酒”在優(yōu)酷等視頻網站的廣告視頻投放等形式進行廣泛宣傳，已為公眾所知。而某啤酒公司與馬某同處云南省，客觀上存在馬某模仿、復制該商標以致侵犯合法權益的可能。（三）關于本專利中的“V8”標識是否為商標以致被相關公眾對產品來源產生混淆?！癡8”文字顯著標識于本專利產品的正面中部，且本專利名稱為“包裝罐”，明顯為用于啤酒包裝罐，在該啤酒包裝罐的顯著位置所標注的文字或圖形通常作為產品標識使用，故相關公眾通常會認為其指代的是該產品的商標，本專利中對于“V8”的使用屬于商標意義上的使用行為。（四）關于本專利產品中其他標識是否能區(qū)分商品來源。本專利中的“雪珠啤酒XUE ZHU及圖”“雪珠V8”等相關的商標已被無效，不能起到識別產品來源的作用。
　　
國家知識產權局一審辯稱：被訴決定認定事實清楚，適用法律法規(guī)正確，審理程序合法，審查結論正確，故堅持被訴決定中的意見，請求法院判決駁回某啤酒公司的訴訟請求。
　　
第三人馬某未陳述意見。
　　
一審過程中，某啤酒公司向一審法院提交了17份證據，其中證據1-4與無效宣告程序中提交的證據一致；證據6-14用以證明“V8”商標的使用情況，其使用證據均顯示“大理啤酒V8”“大理V8”的商標標識。
　　
在一審庭審中，某啤酒公司僅就本專利是否符合專利法第二十三條第三款提出異議。
　　
一審法院經審理認定了上述事實。
　　
一審法院認為：本案中，某啤酒公司主張的“合法權利”是其享有的第22475245號“V8”注冊商標專用權以及對該商標在本專利申請日之前享有的合法權益。
　　
（一）本專利是否與某啤酒公司享有的“V8”注冊商標專用權構成權利沖突
　　
根據查明事實，某啤酒公司“V8”商標的核準注冊日期為2018年10月28日，本專利的申請日為2018年5月28日。根據商標法第三十九條之規(guī)定，注冊商標的有效期為十年，自核準注冊之日起計算?？梢姡称【乒咀院藴首灾詹湃〉谩癡8”注冊商標的專用權，晚于本專利的申請日。在本專利申請之日，“V8”商標尚未獲準注冊，并非在本專利申請日之前已經取得的注冊商標專用權，亦不會構成本專利的在先權利沖突。
　　
某啤酒公司主張應當類推適用商標法第三十一條的規(guī)定，以商標申請日作為判斷專利法第二十三條第三款所述在先權利沖突的時間標準。對此一審法院認為，根據商標法第三十九條規(guī)定，注冊商標專用權自其核準注冊之日取得，因此在“V8”商標獲準注冊之前，某啤酒公司并不享有“V8”注冊商標專用權。其次，商標法三十一條針對的是兩個或兩個以上商標注冊沖突的問題，與本案所涉及解決的專利權與商標權沖突的問題并不相同，專利法與商標法系不同法律，在保護對象、制度設計和具體規(guī)定上存在諸多不同，不存在互相類推或參照適用的基礎或聯系。法官對于不同法律間條文的類推適用亦應當采取審慎謙抑的態(tài)度，不應超出其文義本身可以解釋的最大限度，否則，法律的適用會變相地成為某種“立法”行為，無論對于法律的權威性抑或可預見性均會產生不良影響。最后，雖然某啤酒公司引用了在先裁判文書的一段話用以證明其觀點，但他案事實與本案事實并不完全相同，案例的類推適用亦須經過復雜的歸納演繹等過程，在某啤酒公司并未提交完整判決書和其他案件事實材料且未經各方當事人充分辯論的情況下，不宜簡單將他案裁判文書中的論述觀點作為本案當然的裁判依據。尤其需要說明的是，注冊商標專用權的保護客體與外觀設計專利權的保護客體具有較大的不同，這是在判斷專利權和商標權是否構成權利沖突時需要著重考量的因素。對于商標權來說，任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的標志，包括文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請注冊。而外觀設計則是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適用工業(yè)應用的新設計。可見，注冊商標關注的是標志的可區(qū)分性，而外觀設計則要求是“富有美感的新設計”，因此單純的文字及其含義不屬于外觀設計專利權的保護客體。而本案中某啤酒公司的“V8”商標恰是簡單的字母數字的組合商標，并不屬于本專利權的保護客體。
　　
（二）本專利與某啤酒公司對“V8”標識在本專利申請日之前享有的合法權益是否構成沖突
　　
首先，某啤酒公司是否享有對“V8”標識的合法權益。某啤酒公司認為“V8”標識經過其大量使用，已與某啤酒公司建立對應聯系。某啤酒公司該主張的實質是其認為“V8”標識在本專利申請日之前是未注冊商標，其上承載了某啤酒公司的商譽。對此，一審法院認為，某啤酒公司提交的有關“V8”標識的使用證據，基本均是以“大理啤酒V8”“大理V8”標識表現，并未提交單獨使用“V8”作為標識的證據，且“V8”標識用于啤酒包裝罐上容易讓相關公眾認為是型號等標識，難以起到區(qū)分產品來源的作用。因此，某啤酒公司的在案證據并不足以證明“V8”標識本身已與某啤酒公司建立對應關系。其次，退一步說，即便認定某啤酒公司對“V8”標識享有在先權益。外觀設計專利權保護的是產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適用于工業(yè)應用的新設計。本案中，本專利保護的是圖案及色彩組成的富有美感的設計，對于其中沒有任何設計的文字“V8”，本專利僅保護在這個位置有如此大小、顏色的文字字樣的設計，但對于文字的具體內容并非是外觀設計的保護范圍。即本專利的權利保護范圍并不包括“V8”文字具體內容。既然本專利的專利權人對“V8”文字本身不享有權利，進而亦不會與他人對“V8”文字本身享有的合法權益產生權利沖突。最后，某啤酒公司關于第三人“雪峰”相關商標未被核準注冊的相關事實，與本專利與某啤酒公司所主張的在先合法權益是否構成沖突并無關聯。正如前所述，文字內容本身并非本專利的權利保護范圍。且圖案不能起到區(qū)分商品來源的作用與其本身具有設計美感而屬于本專利保護范圍并不沖突，即圖案能否被注冊成為商標與其能否成為外觀設計的組成部分并無關聯。除非他人對該圖案享有在先的權利或權益。而本案中，某啤酒公司并未提交證據證明其對本專利的圖案享有在先權利或權益。因此，某啤酒公司的相關理由不能成立，一審法院不予支持。
　　
綜上，本專利權與某啤酒公司申請在先但注冊在后的“V8”商標并不構成專利法第二十三條第三款所述權利沖突。某啤酒公司若認為他人對“V8”文字的使用侵害了其相關權利，可以通過其他訴訟途徑解決。
　　
一審法院依據《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，判決：“駁回某啤酒公司的訴訟請求。案件受理費100元，由某啤酒公司負擔。”
　　
某啤酒公司不服一審判決，向本院提起上訴，請求：撤銷一審判決及被訴決定，判令國家知識產權局重新作出決定。事實和理由為：（一）專利法第二十三條第三款規(guī)定“授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突”中的“合法權利”包括商標申請權。第22475245號“V8”商標的申請日為2016年12月30日，核準注冊日為2018年10月28日。某啤酒公司在2016年12月30日就享有“V8”標識的商標申請權，早于本專利的申請日2018年5月28日。（二）某啤酒公司自2013年就開始使用“V8”標識，在“大理啤酒”的瓶裝啤酒和易拉罐啤酒產品中進行了廣泛的使用和宣傳，已廣為公眾所知悉，能夠起到區(qū)分商品來源的作用。（三）判斷外觀設計專利與在先商標權是否沖突，關鍵在于外觀設計專利是否包含了與在先商標權相同或近似的標識。
　　
國家知識產權局辯稱：被訴決定及一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。某啤酒公司的上訴理由不能成立，應予駁回。
　　
馬某未陳述意見。
　
本案二審期間，當事人均未提交新證據，并均對一審判決關于涉案證據真實性、合法性和關聯性的認定不持異議。
　　
本院經審理查明：一審法院認定的事實屬實，本院予以確認。
　　
本院另查明：大理啤酒廠為大理啤酒有限公司的前身，2016年3月23日，大理啤酒有限公司經核準更名為“某啤酒公司”。某啤酒公司一審提交的證據中：證據6系大理啤酒廠、以及后來的大理啤酒有限公司自1991年起至2016年期間所獲得榮譽，可以證明“大理啤酒”具有一定影響及享有一定市場知名度。證據7系大理啤酒廠及后來的某啤酒公司自2007年起至2019年大理V8啤酒的銷售發(fā)票，可以證明“V8”與大理啤酒廠的緊密聯系程度。證據8系“V8”啤酒銷售網頁截圖。證據9系大理啤酒廠舉辦的大理啤酒節(jié)以及“大理V8啤酒”的相關報道。證據10系“大理V8啤酒”在優(yōu)酷等視頻網站廣告視頻及截圖。證據11系“大理啤酒DALI V8”品牌部分廣告合同及發(fā)票。證據12系“大理啤酒DALI V8”品牌部分報紙廣告、公交停站牌廣告、公交車身廣告及相關發(fā)票。證據13系大理啤酒2016年唱好云南傳統(tǒng)公關傳播項目合同及發(fā)票。證據14系“大理啤酒DALI V8”啤酒陳列超市貨架等照片。證據8-14可以共同證明，“大理V8啤酒”“大理啤酒DALI V8”經過廣泛宣傳和使用，具有一定市場知名度，作為其中的主要組成部分，已經與“大理啤酒”建立起緊密聯系，起到了區(qū)分商品來源作用。
　　
馬某系云南省臨滄市人，生活居住于“大理啤酒”的主要銷售地區(qū)。
　　
本院認為：本專利申請日在2008年修正的專利法施行日（2009年10月1日）之后、2020年修正的專利法施行日（2021年6月1日）之前，本案應適用2008年修正的專利法。本案二審爭議焦點問題是：本專利是否與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突，即本專利是否違反專利法第二十三條第三款的規(guī)定。
　　
專利法第二十三條第三款規(guī)定：“授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突?！痹撘?guī)定的立法目的是避免外觀設計專利的實施與他人在先的合法權利相沖突。原因在于，外觀設計經形式審查并被授權后，其實施可能會與在申請日之前他人已經合法取得的權利相沖突，損害在先權利人的合法權利?；诖?，凡是因該外觀設計的實施可能侵害他人在先權利的情形，均屬于該款規(guī)定的規(guī)制范疇。因此，在審理外觀設計專利權授權確權行政糾紛案件中，對于專利法第二十三條第三款規(guī)定的“合法權利”不宜作狹義解釋，一般情況下，只要依法享有的、在本專利申請日之前已經取得并在提起專利無效宣告請求時維持有效的權利或者利益，均應包括在內?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十二條規(guī)定：“專利法第二十三條所稱的合法權利包括：作品、商標、地理標志、姓名、企業(yè)名稱、肖像，以及有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等享有的合法權利或者權益?！备鶕撘?guī)定，商標權是專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權利之一。商標可區(qū)分為注冊商標和未注冊商標，商標權人對其注冊商標依法享有專用權，對其通過使用已與其取得對應關系，且實際上起到區(qū)分商品或服務來源的作用的未注冊商標，亦享有合法權益。原則上，如果商標權人的注冊商標的申請日在外觀設計專利申請日之前，且在提起專利無效宣告請求時商標已被核準注冊并仍然有效，或者在外觀設計專利申請日之前，實際上起到區(qū)分商品或服務來源的作用的未注冊商標已經與商標權人建立對應關系，商標權人基于其在先申請商標權或者在先已與其建立對應關系的未注冊商標的合法權益，可以用于判斷外觀設計專利權是否與之相沖突。如果在同一種商品或類似商品的外觀設計中采用了與他人在先申請的注冊商標或者在先已與其建立對應關系的未注冊商標相同或者近似的標識，外觀設計專利權的實施可能會使相關公眾誤認為商品來源于商標權人，進而損害在先權利人的合法權利，通?？梢哉J定為該外觀設計與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突。這種沖突的判斷標準實質上是審查外觀設計專利權的實施是否會侵害在先權利人基于其在先注冊商標或在先已與其建立對應關系的未注冊商標所享有的合法權利或利益。因此，一審判決以文字的具體內容并非是外觀設計的保護范圍為由，徑直認定含有文字的外觀設計專利不會與他人對文字本身享有的合法權益產生權利沖突，機械理解和適用法律，偏離了權利沖突條款的立法目的，本院對此予以糾正。
　　
本案中，某啤酒公司所主張的在先權利實際上包括兩個部分：一是其在本專利申請日前因對“V8”商標的在先申請享有的在先商標申請權益；二是其在本專利申請日前因對“V8”標識的在先使用所享有的在先權益。對此，分別分析如下：第一，關于在先商標申請權。商標申請權是一項合法權益，應當受到法律的保護，但其性質上是對注冊商標專用權的一種期待權，最終期待的完整權利是注冊商標專用權。只有商標獲得注冊，商標申請的最終權益才得以實現。因此，原則上應以該商標申請是否最終獲得注冊為條件對在先商標申請權益予以保護。如果商標申請日在專利申請日之前，且在提起專利無效宣告請求時商標已被核準注冊并仍然有效，在先申請的注冊商標就可以對抗在后申請的外觀設計專利權，用于判斷外觀設計專利權是否與之相沖突。第22475245號“V8”商標申請日在本專利申請日之前，并最終獲得注冊。由于“V8”標識具有的識別商品來源的作用，包含“V8”字樣的該外觀設計專利的實施客觀上會與在先申請的注冊商標權利相沖突，這種情況也應當屬于專利法第二十三條立法予以規(guī)制和需要防范的對象，這種沖突的解決有必要按照保護在先權利的原則進行處理。第二，因對“V8”標識的在先使用所享有的在先權益。盡管商標關注的是標識的可區(qū)分性，外觀設計要求的是“富有美感的新設計”，文字的具體內容并非是外觀設計的保護范圍，但當外觀設計專利包含文字時，判斷該外觀設計專利與在先商標權是否沖突，關鍵在于判斷該外觀設計專利的實施是否會侵害在先商標權。如果外觀設計專利包含的文字與在先商標標識相同或近似，且兩者使用的商品相同或類似，該外觀設計專利權的實施可能會使相關公眾混淆、誤認時，外觀設計專利權的實施就可能損害商標權人的合法權利，造成外觀設計專利權與注冊商標專用權的沖突。具體到本案，某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司在啤酒產品上的使用和宣傳“大理啤酒V8”“大理V8”標識在本專利申請日之前已長達12年，具有較高知名度和影響力，消費者已經將“大理啤酒V8”“大理V8”理解為大理啤酒有限公司的“V8”啤酒，進而將“V8”標識與大理啤酒有限公司逐步形成一定的特定聯系。而且，“V8”并無通用的啤酒型號含義，即便將“V8”理解為啤酒型號，消費者亦會識別為大理啤酒的“V8”型啤酒，與某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司之間形成對應關系，實際上依然起到區(qū)分商品來源的作用。因此，一審判決以“某啤酒公司未提交單獨使用‘V8’作為標識的證據，且‘V8’標識用于啤酒包裝罐上容易讓相關公眾認為是型號等標識，難以起到區(qū)分產品來源的作用”為由，認定某啤酒公司提交的現有證據不足以證明“V8”標識與某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司之間的對應關系，系事實認定錯誤，本院予以糾正。而且，馬某居住生活地亦位于該啤酒的主要銷售地區(qū)，客觀上存在模仿、復制在先申請的商標標識的可能。綜上，本專利權的實施可能會使相關公眾誤認為商品來自某啤酒公司，損害某啤酒公司因對“V8”標識的在先使用所享有的合法在先權益，造成本專利權與他人享有的在先權益的沖突。
　　
綜上所述，某啤酒公司的上訴請求成立，應予支持。一審判決認定事實錯誤，適用法律有誤，應予糾正。根據《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條、第八十九條第一款第二項、第三項之規(guī)定，判決如下：　　

一、撤銷北京知識產權法院（2021）京73行初2743號行政判決；
二、撤銷國家知識產權局第46751號無效宣告請求審查決定；
三、國家知識產權局就某啤酒公司針對專利號為201830256268.0、名稱為“啤酒罐”的外觀設計專利提出的無效宣告請求重新作出審查決定。
　　
一、二審案件受理費各100元，均由國家知識產權局負擔。
　　
本判決為終審判決。

審判長  鄧   卓
審判員  張新鋒
審判員  劉雪峰
二〇二三年九月二十二日
法官助理  張琳潔
書記員  張遠思

（原標題：專利法第二十三條第三款中在先合法權利的認定）

來源：最高人民法院知識產權法庭

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利法第二十三條第三款中在先合法權利的認定（點擊標題查看原文）

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