談《專利審查指南》創(chuàng)造性評價(jià)在授權(quán)和確權(quán)階段使用同一審查規(guī)定所帶來的問題及對策

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“本文主要談在《專利審查指南》中，用（突出的）實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)來評價(jià)發(fā)明和實(shí)用新型專利的審查規(guī)則的缺陷?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：林曉群

《專利審查指南》對發(fā)明和實(shí)用新型的創(chuàng)造性的審查規(guī)定在第二部分《實(shí)質(zhì)審查》的第四章創(chuàng)造性。第二部分《實(shí)質(zhì)審查》是在專利授權(quán)階段，規(guī)定審查員怎么對專利的申請人遞交的專利文件，結(jié)合其所檢索的對比文件，對專利的創(chuàng)造性方面進(jìn)行審查。

《專利審查指南》對確權(quán)階段，即無效宣告程序中發(fā)明和實(shí)用新型的創(chuàng)造性的審查規(guī)定，在第四部分《復(fù)審與無效請求的審查》的第六章無效宣告中實(shí)用新型專利審查的若干規(guī)定中這樣規(guī)定：“實(shí)用新型專利創(chuàng)造性審查的有關(guān)內(nèi)容，包括創(chuàng)造性的概念、創(chuàng)造性的審查原則、審查基準(zhǔn)以及不同類型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷等內(nèi)容，參照本指南第二部分第四章的規(guī)定。”

也即是，《專利審查指南》在授權(quán)和確權(quán)這兩個(gè)不同程序中，對發(fā)明和實(shí)用新型的創(chuàng)造性審查用的是同樣的規(guī)則。這就導(dǎo)致問題主要集中在發(fā)明創(chuàng)造是否具有（突出的）實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的判斷上。

以發(fā)明專利為例，發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。

發(fā)明有顯著的進(jìn)步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。例如，發(fā)明克服了現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺點(diǎn)和不足，或者為解決某一技術(shù)問題提供了一種不同構(gòu)思的技術(shù)方案，或者代表某種新的技術(shù)發(fā)展趨勢。在實(shí)踐中，在授權(quán)和確權(quán)的過程中，相對很少用顯著的進(jìn)步來評價(jià)發(fā)明的創(chuàng)造性，因?yàn)槠湟笙鄬Φ?，只要和現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果即可，并沒有要求這一個(gè)或多個(gè)有益的技術(shù)效果到底要達(dá)到多大的效果。而且，在使用的是不同的技術(shù)手段的情況下，并不要求其技術(shù)效果要達(dá)到使用現(xiàn)有的技術(shù)手段所產(chǎn)生的技術(shù)效果，就是說，當(dāng)技術(shù)手段不一樣的情況下，發(fā)明所達(dá)到的技術(shù)效果比現(xiàn)有技術(shù)低點(diǎn)都沒有關(guān)系。所以，實(shí)踐中相對很少以發(fā)明專利是否具有顯著的進(jìn)步去評價(jià)發(fā)明的創(chuàng)造性。

本文主要談在《專利審查指南》中，用（突出的）實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)來評價(jià)發(fā)明和實(shí)用新型專利的審查規(guī)則的缺陷。

首先先了解下《專利審查指南》中突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的審判標(biāo)準(zhǔn)：

發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的判斷：判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。如果要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見的，則不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)；反之，如果對比的結(jié)果表明要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的，則具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

判斷方法：判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通常可按照以下三個(gè)步驟進(jìn)行。即實(shí)踐中經(jīng)常被使用的三步法：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)

最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如可以是，與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者， 雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。應(yīng)當(dāng)注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或者相近的現(xiàn)有技術(shù)，其中，要優(yōu)先考慮與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)。

?
（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題

在審查中應(yīng)當(dāng)客觀分析并確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。為此，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。從這個(gè)意義上說，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。審查過程中，由于審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)可能不同于申請人在說明書中所描述的現(xiàn)有技術(shù)，因此，基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題；在這種情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。重新確定的技術(shù)問題可能要依據(jù)每項(xiàng)發(fā)明的具體情況而定。作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護(hù)的發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果。特殊情況下，當(dāng)發(fā)明的所有技術(shù)效果與最接近的現(xiàn)有技術(shù)均相當(dāng)時(shí)，重新確定的技術(shù)問題是提供一種不同于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的可供選擇的技術(shù)方案。重新確定的技術(shù)問題應(yīng)當(dāng)與區(qū)別特征在發(fā)明中所能達(dá)到 的技術(shù)效果相匹配，不應(yīng)當(dāng)被確定為區(qū)別特征本身，也不應(yīng)當(dāng)包含對區(qū)別特征的指引或者暗示?！纠纭恳蟊Ｗo(hù)的發(fā)明是一種消費(fèi)電子設(shè)備，包括對用戶進(jìn)行賬戶授權(quán)的生物認(rèn)證單元，該認(rèn)證單元基于指紋和選自掌紋、虹膜、眼底、面部特征中的至少一種認(rèn)證方式的組合。說明書記載，通過至少兩種認(rèn)證可以使用戶賬戶更加安全。最接近的現(xiàn)有技術(shù)公開了一種消費(fèi)電子設(shè)備，僅基于指紋信息進(jìn)行身份認(rèn)證。兩者的區(qū)別在于發(fā)明通過至少兩種生物特征進(jìn)行身份認(rèn)證，根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果，可以確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何提高消費(fèi)電子設(shè)備的用戶賬戶安全性。不能將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題確定為 “如何增加掌紋等至少一種生物認(rèn)證方式”或者“如何通過增加認(rèn)證方式實(shí)現(xiàn)消費(fèi)電子設(shè)備的安全性”。?

（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見

在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。?

下述情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：?

（i）所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者技術(shù)詞典、技術(shù)手冊等工具書中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段?！纠纭恳蟊Ｗo(hù)的發(fā)明是一種用鋁制造的建筑構(gòu)件，其要解決的技術(shù)問題是減輕建筑構(gòu)件的重量。一份對比文件公開了相同的建筑構(gòu)件，同時(shí)說明建筑構(gòu)件是輕質(zhì)材料，但未提及使用鋁材。而在建筑標(biāo)準(zhǔn)中，已明確指出鋁作為一種輕質(zhì)材料，可作為建筑構(gòu)件。該要求保護(hù)的發(fā)明明顯應(yīng)用了鋁材輕質(zhì)的公知性質(zhì)。因此可認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示。?

（ii）所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段，例如，同一份對比文件其他部分披露的技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該其他部分所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同?！纠纭恳蟊Ｗo(hù)的發(fā)明是一種氦氣檢漏裝置，其包括：檢測真空箱是否有整體泄漏的整體泄漏檢測裝置；對泄漏氦氣進(jìn)行回收的回收裝置；和用于檢測具體漏點(diǎn)的氦質(zhì)譜檢漏儀，所述氦質(zhì)譜檢漏儀包括有一個(gè)真空吸槍。對比文件1的某一部分公開了一種全自動(dòng)氦氣檢漏系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括：檢測真空箱是否有整體泄漏的整體泄漏檢測裝置和對泄漏的氦氣進(jìn)行回收的回收裝置。該對比文件1的另一部分公開了一種具有真空吸槍的氦氣漏點(diǎn)檢測裝置，其中指明該漏點(diǎn)檢測裝置可以是檢測具體漏點(diǎn)的氦質(zhì)譜檢漏儀，此處記載的氦質(zhì)譜檢漏儀與要求保護(hù)的發(fā)明中的氦質(zhì)譜檢漏儀的作用相同。根據(jù)對比文件1中另一部分的教導(dǎo)，本領(lǐng)域的技術(shù)人員能容易地將對比文件1中的兩種技術(shù)方案結(jié)合成發(fā)明的技術(shù)方案。因此可認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示。?

（iii）所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同?！纠纭恳蟊Ｗo(hù)的發(fā)明是設(shè)置有排水凹槽的石墨盤式制動(dòng)器，所述凹槽用以排除為清洗制動(dòng)器表面而使用的水。發(fā)明要解決的技術(shù)問題是如何清除制動(dòng)器表面上因摩擦產(chǎn)生的妨礙制動(dòng)的石墨屑。對比文件1記載了一種石墨盤式制動(dòng)器。對比文件2 公開了在金屬盤式制動(dòng)器上設(shè)有用于沖洗其表面上附著的灰塵而使用的排水凹槽。要求保護(hù)的發(fā)明與對比文件1的區(qū)別在于發(fā)明在石墨盤式制動(dòng)器表面上設(shè)置了凹槽，而該區(qū)別特征已被對比文件2所披露。由于對比文件1所述的石墨盤式制動(dòng)器會(huì)因?yàn)槟Σ炼谥苿?dòng)器表面產(chǎn)生磨屑，從而妨礙制動(dòng)。對比文件2所述的金屬盤式制動(dòng)器會(huì)因表面上附著灰塵而妨礙制動(dòng)，為了解決妨礙制動(dòng)的技術(shù)問題，前者必須清除磨屑，后者必須清除灰塵，這是性質(zhì)相同的技術(shù)問題。為了解決石墨盤式制動(dòng)器的制動(dòng)問題，本領(lǐng)域的技術(shù)人員按照對比文件2的啟示，容易想到用水沖洗，從而在石墨盤式制動(dòng)器上設(shè)置凹槽，把沖洗磨屑的水從凹槽中排出。由于對比文件2中凹槽的作用與發(fā)明要求保護(hù)的技術(shù)方案中凹槽的作用相同，因此本領(lǐng)域的技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)將對比文件1和對比文件2相結(jié)合，從而得到發(fā)明所述的技術(shù)方案。因此可認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示。

眾所周知，《專利審查指南》是國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局制定的屬于部門規(guī)章，是專利審查的具體操作規(guī)范。以上段落對創(chuàng)造性的突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)方面用三步法作為審查規(guī)則，是發(fā)明專利申請時(shí)的實(shí)質(zhì)審查階段對國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局內(nèi)部的審查員的審查行為的具體操作規(guī)范。也就是說，突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)判斷所用的三步法審查規(guī)則，主要是用于要求審查員在審查專利過程中怎么判斷專利是否具有創(chuàng)造性。

三步法的第一步常見問題及對策

三步法的第一步就要求專利申請的審查員，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。要求審查員在檢索對比文件過程中，找出的對比文件可以是與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近的；或者，雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能的。按照以上的要求檢索出多個(gè)接近的對比文件，然后，看哪一個(gè)對比文件公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，將這些文件中公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

第一，在發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查階段，審查員經(jīng)常沒有將公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

在專利的授權(quán)階段，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審查員或復(fù)審合議組相當(dāng)于是和專利申請人同臺(tái)競技的選手，《專利審查指南》這個(gè)部門規(guī)章則是游戲規(guī)則兼裁判。

當(dāng)申請人收到審查員的第一次審查意見通知書/第二次審查意見通知書/駁回決定或復(fù)審決定書之后，要認(rèn)真檢查審查員或復(fù)審合議組是否有按三步法的第一步，以公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)；如果沒有，申請人要向?qū)彶閱T或復(fù)審合議組提出其錯(cuò)誤之處在于沒有按《專利審查指南》這樣的部門規(guī)章來作出行政行為，要求其將公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，要求審查員或復(fù)審合議組更正其行政行為。在這種情況下，如果審查員或復(fù)審合議組仍然不把公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的話，其行政行為本身就是違反《專利審查指南》的。一般在授權(quán)階段，在申請人提出其行政行為不符合三步法第一步之后，審查員或復(fù)審合議組是有義務(wù)做出更正的。

第二，在專利確權(quán)階段，專利無效宣告請求人經(jīng)常沒有將公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

在專利已經(jīng)授權(quán)之后，當(dāng)專利無效宣告請求人向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出無效申請時(shí)，同臺(tái)競技的選手就變成專利權(quán)人和專利無效宣告申請人雙方，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局無效審理部合議組（以上簡稱國知局合議組）成為裁判，《專利審查指南》是游戲規(guī)則。

這時(shí)，如果無效宣告請求人并不是以公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，而是以公開技術(shù)特征少的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，國知局合議組作為裁判，作為理應(yīng)是消極中立的一方，也不宜強(qiáng)制地要求無效宣告請求人改變其認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)?！秾＠麑彶橹改稀返膯栴}和缺失在于并沒有規(guī)定當(dāng)無效請求人不按三步法所規(guī)定的第一步來評價(jià)專利的創(chuàng)造性時(shí)，專利權(quán)人和國知局的合議組應(yīng)當(dāng)要怎么應(yīng)對，而這樣的情況在實(shí)踐中是相當(dāng)普遍的，導(dǎo)致了大部分專利代理師面對這樣的情況無所適從，而很大一部分審查員可能也感到困惑。當(dāng)然，也不乏有國知局的合議組利用《專利審查指南》沒有明確規(guī)定，而成為裝睡的人，做出與事實(shí)不符的無效決定書。

那么，專利權(quán)人在面對這個(gè)問題要怎么應(yīng)對？當(dāng)我們遇到問題，在《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》找不到明確的答案時(shí)，請上中國裁判文書網(wǎng)檢索司法機(jī)關(guān)的判例，特別是最高人民法院的判例。

對此，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的《專利授權(quán)確權(quán)審判案析（2014-2024）》的案析十六“整體技術(shù)構(gòu)思與創(chuàng)造性判斷：如果涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)具有不同的整體技術(shù)構(gòu)思，且該整體技術(shù)構(gòu)思的獲得非顯而易見的，則通?？烧J(rèn)定涉案專利具備創(chuàng)造性。 ”

顯而易見的，還是按照三步法的第三步的三個(gè)點(diǎn)去看是否是用同樣的技術(shù)手段，是否達(dá)到一樣的技術(shù)效果和是否解決一樣的技術(shù)問題。

另外，《中華人民共和國最高人民法院行政判決書（2022）最高法知行終316號》中明確：“發(fā)明構(gòu)思是指在發(fā)明創(chuàng)造的完成過程中，發(fā)明人為了解決所面臨的技術(shù)問題在謀求解決方案的過程中所提出的技術(shù)改進(jìn)思路，決定了發(fā)明進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的途徑和最終形成的技術(shù)方案的構(gòu)成。采用“三步法”判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性過程中，在判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員是否會(huì)對最接近的現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)生改進(jìn)動(dòng)機(jī)以及是否有將作為現(xiàn)有技術(shù)的對比文件進(jìn)行結(jié)合的技術(shù)啟示時(shí)，如果發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間在發(fā)明構(gòu)思上存在較大差異，則本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會(huì)有改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)以得到本發(fā)明的動(dòng)機(jī)；如果作為現(xiàn)有技術(shù)的對比文件之間在發(fā)明構(gòu)思上存在較大差異，則本領(lǐng)域技術(shù)人員通常也難以產(chǎn)生將兩個(gè)發(fā)明構(gòu)思不同的對比文件進(jìn)行結(jié)合以得到本發(fā)明的技術(shù)啟示?！?/p>

以上兩個(gè)判例表示，當(dāng)無效請求人提出的最接近的現(xiàn)有技術(shù)的整體構(gòu)思和本專利的整體構(gòu)思不一樣時(shí)，那這個(gè)“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”就不會(huì)給出技術(shù)啟示，因此，這個(gè)“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”就沒有了和其它現(xiàn)有技術(shù)和公知常識(shí)結(jié)合的基礎(chǔ)。也就是，我們可以把這個(gè)現(xiàn)有技術(shù)排除掉了。

更直接地說，當(dāng)無效宣告請求人檢索不出能無效某專利的對比文件時(shí)，無效宣告請求人經(jīng)常會(huì)按以下三步（我們可以把它稱做偽三步法）來評價(jià)專利的創(chuàng)造性：

偽第一步，找出和發(fā)明點(diǎn)長得像的產(chǎn)品，最好是一模一樣，然后，不管這個(gè)長得像的產(chǎn)品技術(shù)特征的整體技術(shù)方案，也不管該技術(shù)特征的技術(shù)效果和解決的技術(shù)問題，也就不管這個(gè)長得像的產(chǎn)品用在哪里，和其它的什么配件配合，不管這個(gè)長得像的產(chǎn)品的各個(gè)部位的用途和技術(shù)效果，直接講該技術(shù)特征公開了專利的發(fā)明點(diǎn)，說哪個(gè)部位“相當(dāng)于”專利哪個(gè)部位，哪個(gè)部件“相當(dāng)于”專利的哪個(gè)部件………，因此專利的發(fā)明點(diǎn)就全部被公開掉了。?

偽第二步，當(dāng)專利權(quán)人提出異議，說這些部位或部件的作用和技術(shù)效果并不一樣，解決的技術(shù)問題也不一樣時(shí)，無效請求人通通說這些異議是“我們認(rèn)為”“本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的”，或者是在沒有證據(jù)的情況下說是公知常識(shí)；或者是提供了公知常識(shí)的證據(jù)，但公知常識(shí)（對比文件）和本專利也只是長得像，公知常識(shí)和本專利所謂的“相當(dāng)于”的技術(shù)特征的作用不同/技術(shù)效果不同或解決的技術(shù)問題是不同的。

偽第三步，找個(gè)跟此專利相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)或公知常識(shí)，說發(fā)明點(diǎn)以外的所有技術(shù)特征都被公開掉了。

有時(shí)候，當(dāng)專利權(quán)人或初入行的專利代理師對專利的法律法規(guī)沒有吃透的情況下，初一看，還覺得好像說得有道理，好像是這回事。其實(shí)，這種偽三步法的思路顯然是沒有以法律法規(guī)規(guī)章為依據(jù)的，甚至是嚴(yán)重違反法律法規(guī)規(guī)章的。這種思路和邏輯如果成立的話，那這個(gè)世界上任何專利都可以被無效掉，那么，《專利法》和專利的存在就不再有基礎(chǔ)和必要了。

以上的偽三步法，也經(jīng)常被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局合議組的《無效宣告請求決定書》所使用，當(dāng)然，到了行政訴訟階段，當(dāng)專利的無效決定被法院撤銷之后，國知局的合議組可以以《專利審查指南》沒有明確規(guī)定其如何做出專利的無效決定這一行政行為理由，國知局的合議組也可以以對案子的事實(shí)和法律依據(jù)認(rèn)識(shí)不深作為理由，但是，筆者認(rèn)為，如果《無效宣告請求決定書》所使用就是以上偽三步法的思路和邏輯來決定專利無效，則大概率合議組對該案是裝睡的裁判，至少是不合格的裁判，德不配位的裁判。其并沒有做到消極中立，至少在結(jié)果上是偏袒于其中一方的。

所以，無論是在專利申請的授權(quán)階段還是在專利無效的確權(quán)階段，如果我們發(fā)現(xiàn)審查員或無效宣告請求人提供的幾個(gè)對比文件中，并沒有將公開發(fā)明技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)來評價(jià)發(fā)明的創(chuàng)造性時(shí)，我們就要警惕，我們就要想對方應(yīng)該是要使用偽三步法了。而對付偽三步法的法律依據(jù)，就是上面北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院指導(dǎo)判例和最高人民法院的相關(guān)判例，要求作為當(dāng)不符合三步法的第一步時(shí)的創(chuàng)造性審查規(guī)則。

在此，筆者也呼吁，下一次修訂《專利審查指南》，將以上判例所確定的審查規(guī)則增加到無效審查的部分，以使國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審查員能夠有法可依。

第三，在授權(quán)或確權(quán)階段，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審查員和無效宣告請求人經(jīng)常用 “相當(dāng)于”來評價(jià)技術(shù)特征的相同或等同。

專利的技術(shù)特征具體是怎么被對比文件公開的？無論是在授權(quán)階段還是無效確權(quán)階段，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審查員和無效宣告請求人針對發(fā)明的技術(shù)特征最常用的詞就是“相當(dāng)于”，經(jīng)常說對比文件的某個(gè)技術(shù)特征相當(dāng)于被無效專利的某個(gè)技術(shù)特征，因此，被無效專利的技術(shù)特征被公開，該專利因技術(shù)特征被公開而沒有創(chuàng)造性。然而“相當(dāng)于”這個(gè)詞在《專利審查指南》的專利創(chuàng)造性審查中并沒有出現(xiàn)，于是當(dāng)專利權(quán)人或?qū)＠韼煂τ趯Ψ教岢龅摹跋喈?dāng)于”時(shí)，往往缺少可以直接地指出對方錯(cuò)誤的法律依據(jù)。

《專利審查指南》關(guān)于技術(shù)特征是否相同或等同的規(guī)定在第二部分第三章新穎性的3.2審查基準(zhǔn)，其最后一段規(guī)定：“上述第3.2.1至3.2.5節(jié)中的基準(zhǔn)同樣適用于創(chuàng)造性判斷中對該類技術(shù)特征是否相同的對比判斷?！??其中，3.2.2 具體（下位）概念與一般（上位）概念/3.2.3 慣用手段的直接置換/3.2.4 數(shù)值和數(shù)值范圍 /3.2.5 包含性能、參數(shù)、用途或者制備方法等特征的產(chǎn)品權(quán)利要求，這些都是相對具體和適合技術(shù)特征的創(chuàng)造性判斷的。

然而，第3.2.1 : 相同內(nèi)容的發(fā)明或者實(shí)用新型, 是這樣規(guī)定的：“如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對比文件所公開的技術(shù)內(nèi)容完全相同，或者僅僅是簡單的文字變換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。另外，上述相同的內(nèi)容應(yīng)該理解為包括可以從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容?！??這樣的審查規(guī)則對于審查發(fā)明和實(shí)用新型的新穎性是沒有問題，因?yàn)樾路f性是對發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷母黜?xiàng)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案和對比文件的技術(shù)方案進(jìn)行比較，其比較的是技術(shù)方案，而不是只拿技術(shù)方案中的某一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征進(jìn)行比較。針對單個(gè)的技術(shù)特征，如何審查如何比對，《專利審查指南》并沒有明確的規(guī)定。

雖然，《專利審查指南》的第二部分第四章創(chuàng)造性：6.4 對要求保護(hù)的發(fā)明進(jìn)行審查中規(guī)定：“發(fā)明是否具備創(chuàng)造性是針對要求保護(hù)的發(fā)明而言的，因此，對發(fā)明創(chuàng)造性的評價(jià)應(yīng)當(dāng)針對權(quán)利要求限定的技術(shù)方案進(jìn)行”， “此外，創(chuàng)造性的判斷，應(yīng)當(dāng)針對權(quán)利要求限定的技術(shù)方案整體進(jìn)行評價(jià)，即評價(jià)技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，而不是評價(jià)某一技術(shù)特征是否具備創(chuàng)造性。” 要求創(chuàng)造性的審查應(yīng)當(dāng)針對權(quán)利要求限定的技術(shù)方案進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)針對權(quán)利要求限定的技術(shù)方案整體進(jìn)行評價(jià)，但是，這一規(guī)定在實(shí)踐中依然是無法喚醒裝睡的審查員和無效宣告請求人的，他們會(huì)割裂技術(shù)方案中的每一個(gè)技術(shù)特征，然后說某個(gè)技術(shù)特征“相當(dāng)于”對比文件或公知常識(shí)的某個(gè)技術(shù)特征，組合起來后，發(fā)明或?qū)嵱眯滦途蜎]有創(chuàng)造性。

雖然，《專利審查指南》的第二部分第七章檢索的5.4.2 確定檢索要素中規(guī)定：“在確定反映技術(shù)方案的檢索要素時(shí)，不僅要考慮技術(shù)方案中明確的技術(shù)特征，必要時(shí)還應(yīng)當(dāng)考慮技術(shù)方案中的某些技術(shù) 特征的等同特征。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征相比，以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠聯(lián)想到的特征”。也即是，等同特征至少要符合以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果這三個(gè)要求。那么，相同的特征至少要符合的三個(gè)要求就是相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果。 而在實(shí)踐中，審查員或無效宣告請求人往往只找出（基本）相同的技術(shù)手段，不考慮該技術(shù)手段是否實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，不考慮該技術(shù)手段是否達(dá)到基本相同的效果，就說“相當(dāng)于”。以上規(guī)定，在實(shí)踐中經(jīng)常無法喚醒裝睡的審查員和無效宣告請求人。

當(dāng)法律法規(guī)部門規(guī)章無直接的明確的規(guī)定時(shí)，為了使我們的法律依據(jù)更有說服力，這時(shí)需要找出相應(yīng)的判例來作為該問題直接的依據(jù)。

《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo) 第七輯》第11示例 《中華人民共和國最高人民法院行政裁定書（2014）知行字第43號》中明確：“創(chuàng)造性，是指同申請日以前已有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。所謂實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)是指對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，該發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。判斷發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通常要先確定發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別特征。具體操作時(shí)，通常是把本專利要求保護(hù)有技術(shù)方案劃分成若干技術(shù)特征，然后判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)公開了哪些技術(shù)特征，哪些技術(shù)特征與本專利相應(yīng)的技術(shù)特征相當(dāng)，哪些技術(shù)特征是區(qū)別技術(shù)特征。但比對時(shí)應(yīng)當(dāng)注意，發(fā)明是一個(gè)整體，技術(shù)方案的技術(shù)特征之間并不是孤立的，不能割裂特征之間的關(guān)系，忽視特征在整體技術(shù)方案中所發(fā)揮的作用。尤其是涉及機(jī)械結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的發(fā)明創(chuàng)造，可能由于兩個(gè)技術(shù)方案整體的技術(shù)構(gòu)思、工作方式、技術(shù)效果不同，結(jié)構(gòu)或位置等形式上看似類似的部件在整個(gè)技術(shù)方案中實(shí)際上起到完全不同的作用。因此，在確定現(xiàn)有技術(shù)中的某技術(shù)特征與本專利的相應(yīng)技術(shù)特征是否具有相當(dāng)性時(shí)，要考慮它們在各自技術(shù)方案中所起的作用是否相同?！?/p>

以上最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)明確指出：是不是“相當(dāng)于”要看該兩個(gè)技術(shù)方案整體的技術(shù)構(gòu)思、工作方式、技術(shù)效果不同，結(jié)構(gòu)或位置等形式上看似類似的部件（技術(shù)特征），這些看似類似的部件（技術(shù)特征）在整個(gè)技術(shù)方案中實(shí)際上起到的作用是否相同。如果這些看似類似的部件（技術(shù)特征）在整個(gè)技術(shù)方案中實(shí)際上起到的作用相同，就可以說“相當(dāng)于”；如果不同，就不可以說“相當(dāng)于”。

在此，筆者呼吁，下一次修訂《專利審查指南》，將以上判例對如何判斷“相當(dāng)于”所確定的審查規(guī)則增加到無效審查的部分，以使國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審查員能夠有法可依。

三步法的第二步常見問題及對策

第一，在授權(quán)或確權(quán)程序中，無效宣告請求人或?qū)彶閱T經(jīng)常會(huì)無視專利文中明確記載的技術(shù)特征在技術(shù)方案中所起的作用，無視專利文中明確記載的技術(shù)特征在技術(shù)方案中所起的技術(shù)效果和所解決的技術(shù)問題，而依靠其自身想要得出的結(jié)論去“重新”確定技術(shù)特征對應(yīng)的要解決的技術(shù)問題。

《專利審查指南》中三步法的第二步對發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定，是建立在第一步的審查是正確的基礎(chǔ)上的?，F(xiàn)實(shí)中，在授權(quán)程序中，當(dāng)審查員錯(cuò)誤地用第一步對專利的創(chuàng)造性進(jìn)行審查時(shí)，我們當(dāng)然可以告訴審查員其第一步的錯(cuò)誤之處，并告訴審查員在第一步已經(jīng)錯(cuò)誤的情況下進(jìn)行第二步是沒有意義的。 但是，當(dāng)審查員不接受我們的意見，或者在確權(quán)是無效宣告請求人不以將公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，我們?nèi)绾卧诘诙綉?yīng)對裝睡的審查員和無效宣告請求人，《專利審查指南》并沒有這方面的規(guī)定。

對此，《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定》中第十二條：“人民法院確定權(quán)利要求限定的技術(shù)方案的技術(shù)領(lǐng)域，應(yīng)當(dāng)綜合考慮主題名稱等權(quán)利要求的全部內(nèi)容、說明書關(guān)于技術(shù)領(lǐng)域和背景技術(shù)的記載，以及該技術(shù)方案所實(shí)現(xiàn)的功能和用途等?！?第十三條：“說明書及附圖未明確記載區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求限定的技術(shù)方案中所能達(dá)到的技術(shù)效果的，人民法院可以結(jié)合所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識(shí)，根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征與權(quán)利要求中其他技術(shù)特征的關(guān)系，區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求限定的技術(shù)方案中的作用等，認(rèn)定所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員所能確定的該權(quán)利要求實(shí)際解決的技術(shù)問題。

被訴決定對權(quán)利要求實(shí)際解決的技術(shù)問題未認(rèn)定或者認(rèn)定錯(cuò)誤的，不影響人民法院對權(quán)利要求的創(chuàng)造性依法作出認(rèn)定?！?/p>

這二條法條被大家稱為確定權(quán)利要求實(shí)際解決的技術(shù)問題的內(nèi)部證據(jù)優(yōu)先原則。專利權(quán)人可以據(jù)此法律依據(jù)要求審查員或無效宣告請求人，讓審查員或無效宣告請求人提供權(quán)利要求所起到的技術(shù)效果和所解決的技術(shù)問題并非專利文明確記載的證據(jù)和理由，如果審查員或無效宣告請求人無法提供證據(jù)和理由，則必須按照內(nèi)部證據(jù)優(yōu)先原則，以專利文明確記載的權(quán)利要求所起的技術(shù)效果和所解決的技術(shù)問題為準(zhǔn)。而不是去按其自身的意愿去強(qiáng)行重新確定所要解決的技術(shù)問題。

第二，在授權(quán)或確權(quán)程序中，當(dāng)專利文所記載的權(quán)利要求的某個(gè)技術(shù)特征有多個(gè)技術(shù)效果，這些技術(shù)效果對應(yīng)解決多個(gè)技術(shù)問題時(shí)，無效宣告請求人或?qū)彶閱T經(jīng)常會(huì)只選擇其中的一個(gè)或一部分技術(shù)效果，并指出其選擇的技術(shù)效果和對應(yīng)解決的技術(shù)問題被對比文件公開了，對于專利文記載的其它的技術(shù)效果則不提及。以此來論證專利的技術(shù)特征已經(jīng)被對比文件所公開。

《專利審查指南》并沒有明確地給出上述方式是錯(cuò)誤的具體法律依據(jù)。

《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo) 第十一輯》第16示例 《中華人民共和國最高人民法院行政判決書（2018）最高法行再131號》中明確：“以一項(xiàng)技術(shù)特征同時(shí)實(shí)現(xiàn)多個(gè)方面的功能或者技術(shù)效果，是技術(shù)創(chuàng)新的重要方式之一。因此，如果說明書中明確記載了區(qū)別技術(shù)特征同時(shí)具有多個(gè)方面的功能和技術(shù)效果，那么在確定權(quán)利要求限定的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題，以及其他對比文件是否公開該區(qū)別技術(shù)特征，現(xiàn)有技術(shù)整體上是否給出技術(shù)啟示時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮該區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際具有的所有功能和技術(shù)效果”。 以此來說服審查員。

第三，無論按以上的兩種方式是否能夠說服審查員，我們都應(yīng)該把說明書中明確記載的，審查員遺漏的技術(shù)特征的某些功能和技術(shù)效果，寫到答復(fù)審查意見通知書或答復(fù)無效宣告請求書的意見陳述書中去。并告訴審查員，如果無視且遺漏技術(shù)特征的某些功能和技術(shù)效果，在專利復(fù)審行政訴訟或?qū)＠麩o效行政訴訟階段，會(huì)有如下的法律后果：

《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第二十三條第一項(xiàng)規(guī)定：“當(dāng)事人主張專利復(fù)審、無效宣告請求審查程序中的下列情形屬于行政訴訟法第七十條第三項(xiàng)規(guī)定的“違反法定程序的”，人民法院應(yīng)予支持：（一）遺漏當(dāng)事人提出的理由和證據(jù)，且對當(dāng)事人權(quán)利產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的；”《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條：“行政行為有下列情形之一的，人民法院判決撤銷或者部分撤銷，并可以判決被告重新作出行政行為：（三）違反法定程序的；”。

根據(jù)以上法律依據(jù)來喚醒審查員和無效請求人。

具體的案例有《中華人民共和國北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院行政判決書（2018）京73行初11862號》中明確：“無效程序中的聽證原則，是指在作出審查決定之前，應(yīng)當(dāng)給予審查決定對其不利的當(dāng)事人針對審查決定所依據(jù)的理由、證據(jù)和認(rèn)定的事實(shí)陳述意見的機(jī)會(huì)，即審查決定對其不利的當(dāng)事人已經(jīng)通過通知書、轉(zhuǎn)送文件或者口頭審理被告知審查決定所依據(jù)的理由、證據(jù)和認(rèn)定的事實(shí)，并且具有陳述意見的機(jī)會(huì)?！薄氨桓孀鞒霰辉V決定違反法定程序，依法應(yīng)予撤銷?！?/p>

三步法的第三步常見問題及對策

第一，審查員經(jīng)常會(huì)在沒有對比文件或公知常識(shí)公開專利的技術(shù)特征及技術(shù)作用、技術(shù)效果時(shí)，也即是在并沒有證據(jù)時(shí)，就說“我們認(rèn)為”如何如何。

對此，《中華人民共和國行政訴訟法》第三十四條明確規(guī)定：“【被告舉證責(zé)任】被告對作出的行政行為負(fù)有舉證責(zé)任，應(yīng)當(dāng)提供作出該行政行為的證據(jù)和所依據(jù)的規(guī)范性文件?！薄∫布词俏覀兂Ｕf的，對于行政機(jī)關(guān)來說，法無規(guī)定不可為。

也即是，在沒有證據(jù)的情況下，我們要提醒審查員，其作出“我們認(rèn)為”這樣的行政行為的證據(jù)和法律依據(jù)是什么？

第二，審查員經(jīng)常會(huì)在沒有對比文件或公知常識(shí)公開專利的技術(shù)特征及技術(shù)作用技術(shù)效果時(shí)，也即是在并沒有證據(jù)時(shí)，說這是“常規(guī)技術(shù)手段”。

無論是《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》《專利審查指南》還是其它的法律文件，都沒有常規(guī)技術(shù)手段可以來評價(jià)專利的創(chuàng)造性的規(guī)定。特別是，《專利審查指南》這樣為審查員審查專利而制定的部門規(guī)章中，整本沒有出現(xiàn)一處“常規(guī)技術(shù)手段”這樣的字眼。審查員其以“常規(guī)技術(shù)手段”來評價(jià)專利的創(chuàng)造性這樣的行政行為的證據(jù)和法律依據(jù)是什么？

第三，審查員經(jīng)常會(huì)在沒有對比文件或公知常識(shí)公開專利的技術(shù)特征及技術(shù)作用技術(shù)效果時(shí)，也即是在并沒有證據(jù)時(shí)，說這是“慣用（技術(shù)）手段”。

《專利審查指南》第二部分第三章新穎性對慣用手段的明確的定義：“慣用手段的直接置換：如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。例如，對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性?！?/p>

就是說，當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)或公知常識(shí)中等同的技術(shù)特征在該技術(shù)方案中所起的技術(shù)作用、技術(shù)效果和本專利不同時(shí)，該等同的技術(shù)特征相對于本專利不是慣用手段。

第四，審查員經(jīng)常會(huì)在沒有對比文件或公知常識(shí)公開專利的技術(shù)特征及技術(shù)作用、技術(shù)效果時(shí)，也即是在并沒有證據(jù)時(shí)，說這是“公知常識(shí)”。

除了《中華人民共和國行政訴訟法》第三十四條對行政機(jī)關(guān)工作人員的行政行為的規(guī)定，《專利審查指南》第二部分第八章實(shí)質(zhì)審查程序也規(guī)定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說明理由。在審查意見通知書中，審查員將權(quán)利要求中對技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明?！?

第五，針對以上第三點(diǎn)和第四點(diǎn)，在行政訴訟階段，如果我們遇到裝睡的法官，在沒有證據(jù)證明有公知常識(shí)公開專利的技術(shù)特征及技術(shù)作用、技術(shù)效果，也沒有證據(jù)證明專利技術(shù)特征及技術(shù)作用、技術(shù)效果被等同的慣用手段直接置換的情況下，說專利權(quán)人也沒有提供不是公知常識(shí)的證據(jù)，因此認(rèn)定專利的區(qū)別技術(shù)特征是公知常識(shí)時(shí)。我們要提醒法官，國知局應(yīng)當(dāng)對公知常識(shí)負(fù)有舉證責(zé)任，而不是專利權(quán)人。法律依據(jù)如下：

《中華人民共和國行政訴訟法》第三十四條明確規(guī)定：“【被告舉證責(zé)任】被告對作出的行政行為負(fù)有舉證責(zé)任，應(yīng)當(dāng)提供作出該行政行為的證據(jù)和所依據(jù)的規(guī)范性文件?！?/p>

如果法院的判決書錯(cuò)誤地認(rèn)定是專利權(quán)人負(fù)有對公知常識(shí)的舉證責(zé)任時(shí)，在專利權(quán)人確認(rèn)其專利具有創(chuàng)造性的情況下，可以到相關(guān)部門對法院的審判人員（法官）進(jìn)行投訴，同時(shí)也可以在二審，再審、抗訴中提出。

第六，為了防止遇到裝睡的法官時(shí)產(chǎn)生不利后果，可以提供以下證據(jù)證明專利技術(shù)特征及技術(shù)作用、技術(shù)效果不是本領(lǐng)域的公知常識(shí)或慣用技術(shù)手段：該行業(yè)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊等工具書、教科書、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)龍頭或有影響力的企業(yè)的產(chǎn)品手冊、學(xué)術(shù)論文、技術(shù)報(bào)告、商業(yè)報(bào)告等，也可以請專利輔助人出庭作證。以證明在專利申請日之前，專利技術(shù)特征及技術(shù)作用技術(shù)效果在該行業(yè)和該產(chǎn)品中并不存在，不是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。

（原標(biāo)題：談《專利審查指南》創(chuàng)造性評價(jià)在授權(quán)和確權(quán)階段使用同一審查規(guī)定所帶來的問題及對策）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：林曉群
編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：談《專利審查指南》創(chuàng)造性評價(jià)在授權(quán)和確權(quán)階段使用同一審查規(guī)定所帶來的問題及對策（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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