從巴西國家工業(yè)產(chǎn)權(quán)局新規(guī)看商標(biāo)“獲得顯著性”（上）

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“文章以巴西新規(guī)作為契機(jī)，溯源‘獲得顯著性’理論基礎(chǔ)與國際規(guī)則，并通過對(duì)比中巴‘獲得顯著性’規(guī)則與實(shí)踐，為中國大陸主體出海南美市場提供合規(guī)參考，以期在遵守規(guī)則的基礎(chǔ)上充分利用‘獲得顯著性’規(guī)則，為中國品牌在海外市場贏得更大的競爭優(yōu)勢(shì)?！?/b>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：孫雨溪 中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所
欄目名稱：《金磚國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)內(nèi)容專題》
欄目支持：金磚國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇

引  言

2025年6月10日，巴西國家工業(yè)產(chǎn)權(quán)局（BPTO）發(fā)布第INPI/PR15/2025號(hào)法令，正式承認(rèn)缺乏固有顯著性的標(biāo)志可通過提供使用證據(jù)證明其“獲得顯著性”/“第二含義”，由此可作為商標(biāo)獲準(zhǔn)保護(hù)。新規(guī)的出臺(tái)重塑了巴西商標(biāo)行政審查“顯著性”相關(guān)規(guī)則，推動(dòng)巴西國家工業(yè)產(chǎn)權(quán)局的審查實(shí)踐與國際規(guī)則及司法實(shí)踐保持一致，被稱為巴西商標(biāo)法的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。文章以巴西新規(guī)作為契機(jī)，溯源“獲得顯著性”理論基礎(chǔ)與國際規(guī)則，并通過對(duì)比中巴“獲得顯著性”規(guī)則與實(shí)踐，為中國大陸主體出海南美市場提供合規(guī)參考，以期在遵守規(guī)則的基礎(chǔ)上充分利用“獲得顯著性”規(guī)則，為中國品牌在海外市場贏得更大的競爭優(yōu)勢(shì)。

關(guān)鍵詞：固有顯著性 獲得顯著性 第二含義 商標(biāo)性使用 通用化

根據(jù)中華商標(biāo)協(xié)會(huì)于2025年05月發(fā)布的《中國企業(yè)海外商標(biāo)品牌發(fā)展報(bào)告》[1]，近10年來，中國大陸主體在海外單一國家商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量高達(dá)2189223件，較上個(gè)10年增速超6.5倍，已經(jīng)連續(xù)多年位居全球第一。這一方面體現(xiàn)出中國企業(yè)出?！吧虡?biāo)先行”的權(quán)利意識(shí)顯著增強(qiáng)，另一方面亦說明中國大陸主體始終積極開拓海外市場，持續(xù)謀求新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。而南美洲作為中國企業(yè)海外布局商標(biāo)的新興市場，已有68461件商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。其中，就中國大陸央企海外商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的地域情況而言，共覆蓋了全球152個(gè)國家或地區(qū)，巴西為申請(qǐng)量最多的國家。中國企業(yè)商標(biāo)出海遇行政糾紛的案件數(shù)量中，除了傳統(tǒng)出口市場的歐盟、美國、英聯(lián)邦、日本外，巴西作為單一國家，所涉行政案件量達(dá)840件，占據(jù)中國大陸企業(yè)近10年海外商標(biāo)各類型糾紛案件的2.10%。由此可見，作為拉美地區(qū)占地面積最大、經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的國家，巴西已然成為中國大陸主體商標(biāo)海外布局的新興陣地，但同時(shí)也是商標(biāo)行政糾紛高發(fā)地。在此形勢(shì)背景下，了解巴西最新的商標(biāo)規(guī)則以及與我國立法實(shí)踐的差異、合理規(guī)避商標(biāo)行政糾紛實(shí)乃企業(yè)出海南美市場的關(guān)鍵之舉。

Part.1
何謂“獲得顯著性”

（一）“獲得顯著性”的理論基礎(chǔ)及國際規(guī)則

顯著性是指商標(biāo)從總體上具有的能與他人同一種或類似商品上使用的商標(biāo)區(qū)別開來的獨(dú)有的特征，即商標(biāo)的獨(dú)特性（區(qū)別性）和識(shí)別性。獨(dú)特性是指某一標(biāo)志具有的不同于其他標(biāo)志的特征。識(shí)別性是針對(duì)標(biāo)志與其標(biāo)示的對(duì)象之間的關(guān)系而言，是指標(biāo)志不能是表述對(duì)象的通用名稱，也不能是對(duì)標(biāo)示對(duì)象屬性的描述[2]。就與其標(biāo)示對(duì)象之間的關(guān)系來說，商標(biāo)的顯著性與其指定使用商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)程度呈反比關(guān)系，即若某商標(biāo)與其指定商品或服務(wù)關(guān)聯(lián)性越為密切，其顯著性便越弱；與其指定商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)越為疏遠(yuǎn)，該標(biāo)志可作為商標(biāo)被識(shí)別的可能性便越大。1976年，美國第二巡回法院弗蘭德利法官在Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.案中將商標(biāo)劃分為通用 (generic)、描述性 (descriptive)、暗示性 (suggestive)、任意性 (arbitrary) 和臆造性 (fanciful)。前述商標(biāo)分類中，就顯著性的強(qiáng)弱而言，從強(qiáng)至弱依次為臆造性、任意性、暗示性、描述性、通用術(shù)語；但就顯著性的有無而言，臆造性、任意性、暗示性商標(biāo)具有固有顯著性，通用術(shù)語通常難以獲得顯著性，爭議較大的便是描述性商標(biāo)。

通常來說，描述性商標(biāo)僅直接體現(xiàn)商品的重量、質(zhì)量或服務(wù)的內(nèi)容等特點(diǎn)，與商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)較為緊密，屬公有領(lǐng)域概念，無法發(fā)揮識(shí)別與區(qū)分商品來源的作用，也不應(yīng)被某個(gè)經(jīng)營者獨(dú)占。但若某標(biāo)志通過持續(xù)有效的商業(yè)使用，使得相關(guān)公眾將其與某企業(yè)提供的商品或服務(wù)相聯(lián)系，企業(yè)將冠有該商標(biāo)的商品或服務(wù)投入市場，幫助消費(fèi)者降低了搜索成本，同時(shí)也真正發(fā)揮了承載商譽(yù)之功能，便應(yīng)“使創(chuàng)造利益者享受該利益”。因此，商標(biāo)法承認(rèn)“獲得顯著性”的原因?qū)嶋H在于使企業(yè)長期誠信經(jīng)營產(chǎn)生的無形資產(chǎn)獲得法律保護(hù)[3]。

獲得顯著性（acquired distinctiveness），也稱后發(fā)顯著性或者“第二含義”（secondary meaning），是指商標(biāo)的構(gòu)成要素本身不具有獨(dú)特性和可識(shí)別性，但是通過實(shí)際使用后取得了可識(shí)別性[4]。需要指出的是，“獲得顯著性”，或稱“第二含義”并非是次要含義或稀缺含義，而是具有初始含義的標(biāo)志通過使用產(chǎn)生的含義，該含義實(shí)際為商業(yè)環(huán)境中的主要含義甚至是唯一含義[5]。同時(shí)，“第二含義”不同于《商標(biāo)法》第10條第2款的“其他含義”。《商標(biāo)法》第10條第2款的“其他含義”是強(qiáng)于地名的固有含義，與顯著性無關(guān)，也并非經(jīng)過使用產(chǎn)生的新含義。例如在“芙蓉”無效宣告案[6]中，申請(qǐng)人認(rèn)為“芙蓉”是長沙市縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名，故主張爭議商標(biāo)違反《商標(biāo)法》第10條的規(guī)定，應(yīng)予以無效。國知局經(jīng)審理后認(rèn)為：

“芙蓉”亦指荷花或木芙蓉，故爭議商標(biāo)的文字“芙蓉”已經(jīng)產(chǎn)生了區(qū)別于行政區(qū)劃地名“芙蓉”的其他含義，并據(jù)此對(duì)爭議商標(biāo)維持注冊(cè)。

由此可見，第10條第2款的“其他含義”強(qiáng)調(diào)區(qū)別于地名并強(qiáng)于地名的本義，而非經(jīng)過市場使用獲得的含義。

然而，若某個(gè)缺乏顯著性的標(biāo)志經(jīng)過使用獲得后發(fā)顯著性，也必然存在具有顯著性的標(biāo)志經(jīng)過使用喪失顯著性的可能。根據(jù)顯著性的概念，其應(yīng)當(dāng)具有區(qū)別于其他標(biāo)志的特征，即獨(dú)特性。但若該標(biāo)志經(jīng)過大量市場使用演變?yōu)橥袠I(yè)競爭者所通用，其將喪失獨(dú)特性，如Aspirin商標(biāo)對(duì)相關(guān)公眾而言，已然是乙酰水楊酸的代名詞[7]。由此可見，商標(biāo)的顯著性并非一成不變的命題，需要權(quán)利人通過正當(dāng)、規(guī)范地使用方法來積極維護(hù)。

各國商標(biāo)法以及有關(guān)國際公約都將顯著性作為商標(biāo)構(gòu)成的必要條件和商標(biāo)注冊(cè)的絕對(duì)條件[8]。對(duì)于“獲得顯著性”，《巴黎公約》第6條之五第3款第1項(xiàng)規(guī)定：

“決定一項(xiàng)商標(biāo)是否應(yīng)予保護(hù)，必須考慮到一切實(shí)際情況，特別是商標(biāo)已使用期間的長短”。

TRIPs協(xié)議第15條第1項(xiàng)規(guī)定：

“如標(biāo)記無固有的區(qū)別有關(guān)貨物或服務(wù)的特征，則各成員可以由通過使用而獲得的顯著性作為注冊(cè)的條件”。

美國、歐盟、法國、德國、日本等國大多都承認(rèn)商標(biāo)“經(jīng)過使用獲得顯著性”或“第二含義”，我國亦然。

（二）我國“獲得顯著性”[9]立法及實(shí)踐概況

自我國《商標(biāo)法》于1982年誕生之時(shí)，便有“商標(biāo)應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識(shí)別”的規(guī)定。彼時(shí)，“通用名稱和圖形、直接表示商品的質(zhì)量等特點(diǎn)”，即“缺乏顯著性的標(biāo)識(shí)”不得作為商標(biāo)使用。1993年《商標(biāo)法》第一次修正未對(duì)顯著性問題作修改。2001年中國加入WTO，為履行成員國義務(wù)，使國內(nèi)法與國際公約相適應(yīng)，《商標(biāo)法》同年便進(jìn)行了第二次修正，并首次區(qū)分禁用條款和禁注條款，“缺乏顯著性的標(biāo)志”從禁用條款分離，規(guī)定于第11條“不得作為商標(biāo)注冊(cè)”的情形之中，同時(shí)增加“獲得顯著性”的規(guī)定，這意味著“缺乏顯著性的標(biāo)志”并非絕對(duì)不能獲準(zhǔn)注冊(cè)，若是“經(jīng)過使用取得顯著性，并便于識(shí)別的，可作為商標(biāo)注冊(cè)”，由此擴(kuò)大了商標(biāo)可注冊(cè)范圍。但事實(shí)上，在“獲得顯著性”尚未納入立法時(shí)，我國商標(biāo)行政審查實(shí)踐已有承認(rèn)“商標(biāo)經(jīng)過使用獲得顯著性”而準(zhǔn)予注冊(cè)的案例，如兩面針、五糧液、茅臺(tái)、青島、竹葉青等[10]。如此說來，2001年我國從立法上承認(rèn)“商標(biāo)經(jīng)過使用取得顯著性”既是履行國際義務(wù)，亦是對(duì)多年來商標(biāo)行政審查實(shí)踐的積極回應(yīng)。此后，《商標(biāo)法》在2013、2019年進(jìn)行了兩次修正，但第11條顯著性條款均未作明顯變動(dòng)，僅在第1款第3項(xiàng)增加“其他”二字作兜底。

第11條共有2款，第1款規(guī)定了“不得作為商標(biāo)注冊(cè)的標(biāo)志”，分為三種情形：其一，僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的。這也就是我們常說的通用性標(biāo)識(shí)不具有識(shí)別與區(qū)分來源的作用；其二，僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的。該項(xiàng)指向描述性標(biāo)志；其三，其他缺乏顯著特征的。一般而言，該款是指按社會(huì)通常觀念，不具有識(shí)別與區(qū)分商品來源的標(biāo)志，例如網(wǎng)絡(luò)流行詞匯、表情包、廣告宣傳用語等。第2款為“不得作為商標(biāo)注冊(cè)的標(biāo)志”提供注冊(cè)可能性的新路徑，即屬于上述三種情況的標(biāo)志若“經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的”，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。對(duì)于如何認(rèn)定某標(biāo)志是否經(jīng)過使用獲得顯著性并具有可注冊(cè)性，《商標(biāo)法》未作細(xì)化。

北京市高級(jí)人民法院《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（2019）（下稱“北高《審理指南》”）、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《商標(biāo)審查審理指南》（2021）（下稱“國知局《審理指南》”）進(jìn)一步明確了第11條“獲得顯著性”的具體判斷方法。北高《審理指南》中將：

（1）標(biāo)志足以發(fā)揮識(shí)別商品來源作用；
（2）使用標(biāo)志的時(shí)間、地域、范圍、規(guī)模、知名程度等；
（3）其他經(jīng)營者使用該標(biāo)志的情況

納入綜合考慮范圍，同時(shí)指出獲得顯著性僅限于使用該標(biāo)志的商品，不包括與其類似的商品。

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《審理指南》歸納出五點(diǎn)考量因素：

（1）相關(guān)公眾對(duì)該標(biāo)志的認(rèn)知情況。其中，對(duì)“相關(guān)公眾”的理解可參照北高《審理指南》9.1的規(guī)定，相關(guān)公眾系與該商標(biāo)指定使用商品或者服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者和與前述商品或者服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者等主體；

（2）該標(biāo)志在指定商品或者服務(wù)上實(shí)際使用的時(shí)間、使用方式、同行業(yè)使用情況。重點(diǎn)關(guān)注最早使用時(shí)間、商標(biāo)申請(qǐng)日的前后使用情況；

（3）使用該標(biāo)志的商品或者服務(wù)的銷售量、營業(yè)額及市場占有率。例如列明《十萬個(gè)為什么》書籍的印刷數(shù)量統(tǒng)計(jì)、審計(jì)報(bào)告等；提交冠以“fresh”的產(chǎn)品在上海、北京、廣州等多個(gè)地區(qū)進(jìn)行銷售的專柜信息列表、銷售發(fā)票等；

（4）使用該標(biāo)志的商品或者服務(wù)的廣告宣傳情況及覆蓋范圍，多體現(xiàn)在廣告發(fā)布合同、雜志刊登頁面、網(wǎng)絡(luò)及紙媒宣傳報(bào)道等推廣宣傳材料中；

（5）使該標(biāo)志取得顯著特征的其他因素。

（未完待續(xù)）

注釋：
[1] 2025年05月，中華商標(biāo)協(xié)會(huì)商標(biāo)海外維權(quán)工作委員會(huì)發(fā)布《中國企業(yè)海外商標(biāo)品牌發(fā)展報(bào)告》，對(duì)中國大陸企業(yè)2015至2024年海外商標(biāo)布局與維權(quán)趨勢(shì)展開分析。參見《中華商標(biāo)協(xié)會(huì)商標(biāo)海外維權(quán)工作委員會(huì)發(fā)布〈中國企業(yè)海外商標(biāo)品牌發(fā)展報(bào)告〉》，載中華商標(biāo)協(xié)會(huì)微信公眾號(hào)2025年05月29日，https://mp.weixin.qq.com/s/jkxc6NHWcdkTxM15X_0gXw。
[2] 馮曉青：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第四版），中國政法大學(xué)出版社2024年版。
[3] See Fromer, Jeanne C., AGAINST SECONDARY MEANING, Notre Dame Law Review, vol.98, Issue 1(November 2022).
[4] See Fromer, Jeanne C., AGAINST SECONDARY MEANING, Notre Dame Law Review, vol.98, Issue 1(November 2022).
[5] 熊文聰：《論商標(biāo)法中的“第二含義”》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2019年第4期。
[6] “芙蓉”無效宣告案，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商評(píng)字[2024]第0000122812號(hào)《關(guān)于第35969608號(hào)“芙蓉”商標(biāo)無效宣告請(qǐng)求裁定書》。
[7] See Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S. D. N. Y. 1921).
[8] 馮曉青：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第四版），中國政法大學(xué)出版社2024年版。
[9] 為與我國《商標(biāo)法》用詞一致，后文僅使用“獲得顯著性”一詞，不再同時(shí)使用“第二含義”。
[10] 張耕：《試論“第二含義”商標(biāo)》，載《現(xiàn)代法學(xué)》1997年第6期。

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（原標(biāo)題：【一家之言】從巴西國家工業(yè)產(chǎn)權(quán)局新規(guī)看商標(biāo)“獲得顯著性”<上>）

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