淺談不同程序中適用《商標(biāo)法》第四條時(shí)考量的因素以及答復(fù)的重點(diǎn)

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“本文將從《商標(biāo)法》第四條在什么情況下會(huì)被適用，以及遭遇第四條時(shí)如何應(yīng)對(duì)兩個(gè)方面進(jìn)行分析，以期對(duì)相關(guān)案件的應(yīng)對(duì)提供一定借鑒思路?！?/strong>

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作者：劉凡 馮小蕊 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

前言 ：

現(xiàn)行《商標(biāo)法》在以往版本的基礎(chǔ)上對(duì)于第四條做了幾處重大調(diào)整，一是在前版的基礎(chǔ)上增加了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定；二是將《商標(biāo)法》第四條納入第三十三條、第四十四條中。自此，《商標(biāo)法》第四條成為能夠獨(dú)立適用的“絕對(duì)條款”，并在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)、駁回復(fù)審、異議申請(qǐng)、無(wú)效宣告等程序中被適用。本文將從《商標(biāo)法》第四條在什么情況下會(huì)被適用，以及遭遇第四條時(shí)如何應(yīng)對(duì)兩個(gè)方面進(jìn)行分析，以期對(duì)相關(guān)案件的應(yīng)對(duì)提供一定借鑒思路。

一、《商標(biāo)法》第四條適用范圍

《商標(biāo)法》第四條規(guī)定：“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布在官網(wǎng)上的對(duì)外答疑中明確，該條款中的“惡意”是指不以使用為目的大量申請(qǐng)商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖的行為，也就是說(shuō)，不以使用為目的大量申請(qǐng)商標(biāo)，就構(gòu)成此處的“惡意”，這也是為什么申請(qǐng)的商標(biāo)即使并不存在抄襲摹仿等情況，仍然被適用《商標(biāo)法》第四條予以駁回的原因。

但是，考慮到市場(chǎng)主體具有提前布局商標(biāo)、防范他人抄襲摹仿等實(shí)際需求，《商標(biāo)審查審理指南》將“基于具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來(lái)業(yè)務(wù)預(yù)先申請(qǐng)適量商標(biāo)”以及“基于防御目的申請(qǐng)與注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)相同或近似的商標(biāo)”兩種情況排除在《商標(biāo)法》第四條之外。實(shí)踐中，如果主張系基于前述兩種情形申請(qǐng)商標(biāo)，可重點(diǎn)圍繞“未來(lái)業(yè)務(wù)”、“適量”、“防御的必要性”等幾個(gè)關(guān)鍵詞進(jìn)行闡述。

二、商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)程序中適用《商標(biāo)法》第四條時(shí)考量的因素和答辯重點(diǎn)

商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)是商標(biāo)確權(quán)的必經(jīng)階段，這個(gè)階段的審查是單方的，不設(shè)置有舉證環(huán)節(jié)，因此審查員面對(duì)的只有提交注冊(cè)申請(qǐng)的商標(biāo)。根據(jù)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，這一階段可能觸碰《商標(biāo)法》第四條的情況主要有以下兩種：

1.短時(shí)間內(nèi)提交了數(shù)量較大的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)；

2.已有大量商標(biāo)，仍然繼續(xù)大量申請(qǐng)商標(biāo)。

這是因?yàn)樵跊](méi)有其他材料佐證的情況下，當(dāng)審查人員看到某一主體短時(shí)間內(nèi)提交了大量商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，或者申請(qǐng)人已經(jīng)有大量商標(biāo)但仍然不停申請(qǐng)新的商標(biāo)，會(huì)產(chǎn)生這些商標(biāo)不會(huì)被投入使用的認(rèn)知，也屬正常。此時(shí)審查人員就會(huì)向商標(biāo)申請(qǐng)人下發(fā)審查意見(jiàn)通知書，要求說(shuō)明所有待審商標(biāo)的使用情況或使用意圖，其目的是獲取更多的信息。對(duì)于商標(biāo)申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，應(yīng)該如何答辯呢。根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，可以將商標(biāo)按照已經(jīng)使用、準(zhǔn)備使用、防御性注冊(cè)、其他原因幾個(gè)維度進(jìn)行歸類，然后分別作對(duì)應(yīng)答辯，即：

（1）對(duì)于已經(jīng)使用的商標(biāo)，提交實(shí)際使用證明，但要注意使用標(biāo)樣和注冊(cè)標(biāo)樣的對(duì)應(yīng)、使用商品和申請(qǐng)商品的對(duì)應(yīng)。

（2）對(duì)于準(zhǔn)備使用的商標(biāo)，提交已經(jīng)做好使用準(zhǔn)備的材料，具體可包括產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)材料、產(chǎn)品生產(chǎn)或委托生產(chǎn)合同、廣告物料制作情況等材料，但需注意使用標(biāo)樣和注冊(cè)標(biāo)樣的對(duì)應(yīng)、使用商品和申請(qǐng)商品的對(duì)應(yīng)。

（3）對(duì)于防御性注冊(cè)的商標(biāo)，重點(diǎn)要證明注冊(cè)的正當(dāng)性，包括被防御商標(biāo)的使用情況、知名度情況等，以及該防御性商標(biāo)與被防御商標(biāo)的近似度、申請(qǐng)商品的關(guān)聯(lián)性等。

（4）對(duì)于因其他原因申請(qǐng)的商標(biāo)，若有其他正當(dāng)理由，可向?qū)彶闄C(jī)關(guān)進(jìn)行說(shuō)明，否者建議撤回注冊(cè)申請(qǐng)。

申請(qǐng)商標(biāo)的原因多種多樣，不可能完全列舉，以上屬于幾種常見(jiàn)情形，答辯思路供參考。另外，值得一提的是，考慮到實(shí)際商業(yè)活動(dòng)中，企業(yè)一般不會(huì)大量使用未確權(quán)商標(biāo)，以及部分主體有提前布局商標(biāo)注冊(cè)，預(yù)防可能的商標(biāo)搶注等情況，這一階段國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)于相關(guān)證據(jù)的要求并不是很高。對(duì)于確系基于使用或準(zhǔn)備使用或具有正當(dāng)申請(qǐng)意圖的商標(biāo)，都不會(huì)適用《商標(biāo)法》第四條予以駁回。

三、駁回復(fù)審階段適用《商標(biāo)法》第四條時(shí)考量的因素和答辯重點(diǎn)

一般來(lái)說(shuō)，商標(biāo)審查人員如果認(rèn)為某主體申請(qǐng)的商標(biāo)涉嫌違反《商標(biāo)法》第四條時(shí)，并不是直接適用該法條予以駁回，而是在駁回前向商標(biāo)申請(qǐng)人下發(fā)審查意見(jiàn)書，要求商標(biāo)申請(qǐng)人對(duì)相關(guān)商標(biāo)的使用情況和申請(qǐng)意圖進(jìn)行說(shuō)明，只有在商標(biāo)申請(qǐng)人不予答復(fù)或答復(fù)不被認(rèn)可的情況下，才會(huì)適用《商標(biāo)法》第四條予以駁回，如遇駁回，申請(qǐng)人可通過(guò)駁回復(fù)審再次進(jìn)行抗辯。

另外，值得一提的是，駁回復(fù)審階段和商標(biāo)申請(qǐng)階段的明顯不同點(diǎn)在于，前者針對(duì)的是單個(gè)商標(biāo)下發(fā)駁回通知書，后者是針對(duì)所有待審商標(biāo)下發(fā)審查意見(jiàn)。那么，在駁回復(fù)審階段，該如何抗辯《商標(biāo)法》第四條的使用呢，我們來(lái)看具體案例：

以上案例都是由相同申請(qǐng)人在同一天提交的注冊(cè)申請(qǐng)，最終裁定的結(jié)果都是一個(gè)復(fù)審成功，一個(gè)復(fù)審失敗。復(fù)審成功的商標(biāo)是因?yàn)樯虡?biāo)申請(qǐng)人在駁回復(fù)審程序中提交的材料能夠證明相應(yīng)商標(biāo)已經(jīng)使用或具有真實(shí)使用意圖。駁回復(fù)審失敗的原因則是商標(biāo)申請(qǐng)人提交的材料并非是該商標(biāo)在申請(qǐng)使用商品上的使用材料。因此，以上案件可以得出如下結(jié)論：

1.針對(duì)涉及第四條的駁回復(fù)審，重點(diǎn)是證明駁回復(fù)審商標(biāo)的使用情況或使用意圖。

2.駁回復(fù)審程序中，審查相對(duì)獨(dú)立，即使某商標(biāo)被認(rèn)定違反《商標(biāo)法》第四條，其結(jié)果也不必然會(huì)影響其他商標(biāo)的審查。

3.申請(qǐng)人提交的材料，要做到使用標(biāo)樣和申請(qǐng)標(biāo)樣對(duì)應(yīng)、使用商品和申請(qǐng)商品對(duì)應(yīng)。

4.基于使用或準(zhǔn)備使用目的申請(qǐng)的商標(biāo)，不違反《商標(biāo)法》第四條的規(guī)定。

駁回復(fù)審階段的答辯和商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)階段的答辯方向有較多共通性，即都是一對(duì)一提供涉案商標(biāo)的使用材料，或者說(shuō)明使用意圖等。一般情況下，如果能夠證明案涉商標(biāo)的使用情況、使用意圖等，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就會(huì)給予支持。當(dāng)然，在實(shí)踐中，也有直接根據(jù)商標(biāo)申請(qǐng)人商標(biāo)總量來(lái)判斷案涉商標(biāo)申請(qǐng)正當(dāng)性的情況，但主流方向還是一對(duì)一評(píng)判商標(biāo)申請(qǐng)意圖，因?yàn)檫@種方式可以減輕答辯難度（即不用去闡述名義下其他商標(biāo)的申請(qǐng)情況），作出更符合實(shí)際情況的裁定。因此，在駁回復(fù)審階段，答辯的重點(diǎn)是闡明駁回復(fù)審商標(biāo)的使用情況、使用意圖等。

四、異議申請(qǐng)、無(wú)效宣告、行政訴訟中適用《商標(biāo)法》第四條時(shí)考量的因素和答辯重點(diǎn)

異議申請(qǐng)、無(wú)效宣告、行政訴訟都是由多方參與的程序，程序設(shè)置有舉證、質(zhì)證環(huán)節(jié)，參與各方都可以盡情闡述自己的主張。實(shí)踐中，由于《商標(biāo)法》第四條成為了可以單獨(dú)適用的“絕對(duì)條款”，異議、無(wú)效宣告程序的發(fā)起人，往往都會(huì)主張?jiān)撛V爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)違反了《商標(biāo)法》第四條，導(dǎo)致《商標(biāo)法》第四條存在被泛化使用的情況。針對(duì)這種情形，官方審查的范圍有哪些、答辯方又應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行答辯。我們通過(guò)案例進(jìn)行論述：

前述案例表明，在異議申請(qǐng)、無(wú)效宣告、行政訴訟程序中，判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)是否違反《商標(biāo)法》第四條時(shí)，要考慮答辯方的整體商標(biāo)注冊(cè)情況，具體包括商標(biāo)總量、申請(qǐng)類別、是否存在大量搶注、抄襲摹仿他人品牌、是否有售賣商標(biāo)、是否存在被認(rèn)定過(guò)違反《商標(biāo)法》第四條規(guī)定的記錄等。

也就是說(shuō)，前述程序中，采用的全面審查原則。這種審查方式意味著答辯方需要對(duì)旗下其他商標(biāo)的申請(qǐng)情況進(jìn)行梳理和說(shuō)明，無(wú)疑會(huì)給答辯方的答辯帶來(lái)巨大的工作量，而這種答辯方式如果擴(kuò)大到每一爭(zhēng)議案件，對(duì)答辯人來(lái)說(shuō)無(wú)疑是“災(zāi)難性”的。因此，找到這類程序的答辯重點(diǎn)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在前述程序中，官方重點(diǎn)審查的是該訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用情況或使用意圖，如果答辯方能夠證明該訴爭(zhēng)商標(biāo)確系基于使用或準(zhǔn)備使用目的而作的申請(qǐng)注冊(cè)，那么至少該訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)并不違反《商標(biāo)法》第四條，如果涉嫌違反其他規(guī)定，會(huì)使用其他條款進(jìn)行規(guī)制。而當(dāng)答辯方不能證明該訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用情況或使用意圖時(shí)，就需要通過(guò)答辯人旗下其他商標(biāo)的具體情況來(lái)反推該訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)意圖，即如果其他商標(biāo)涉嫌大量抄襲摹仿他人品牌、搶注公共資源、存在售賣情況等，就可以反推出該訴爭(zhēng)商標(biāo)系不以使用為目的進(jìn)行的申請(qǐng)，相關(guān)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)在《商標(biāo)審查審理》中有明確列舉。

筆者認(rèn)為，這種審查順序是符合實(shí)際情況的，一來(lái)可以減輕答辯方的舉證責(zé)任，體現(xiàn)商標(biāo)審查的公平性；二來(lái)能夠避免訴爭(zhēng)商標(biāo)確系基于使用申請(qǐng)，但結(jié)合其他情況又符合《商標(biāo)審查審理指南》所列舉的應(yīng)當(dāng)認(rèn)定不以使用為目的申請(qǐng)商標(biāo)這種相互矛盾的情形。但是，雖然筆者認(rèn)為以上審查方式符合實(shí)際情況，兼顧了效率和公平，但也要做到具體情況具體分析，比如訴爭(zhēng)商標(biāo)確系基于使用申請(qǐng)但涉嫌搶注、抄襲摹仿等，或者答辯方確有其他惡意行為，則應(yīng)當(dāng)加重答辯方關(guān)于訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)意圖的證明責(zé)任，以維護(hù)《商標(biāo)法》的權(quán)威和公平公正。

綜合來(lái)看，在異議申請(qǐng)、無(wú)效宣告、行政訴訟程序中，答辯方的答辯重點(diǎn)是證明該訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用情況或使用意圖，至于是否需要對(duì)答辯方其他商標(biāo)的申請(qǐng)情況進(jìn)行說(shuō)明，則要根據(jù)訴爭(zhēng)商標(biāo)的具體情況、程序發(fā)起方所主張的理由和證明綜合判斷。

五、總結(jié)

在不同程序中，判斷某商標(biāo)是否構(gòu)成不以使用為目的的惡意申請(qǐng)時(shí)，考量的因素并不完全相同。但是，無(wú)論是在何種程序中，系爭(zhēng)商標(biāo)的使用情況、使用意圖等都是考量的重點(diǎn)，也是答辯時(shí)的重點(diǎn)方向。因此，對(duì)于確系基于使用或有使用意圖等申請(qǐng)的商標(biāo)，即使遭遇《商標(biāo)法》第四條，也要積極抗辯爭(zhēng)取。以上總結(jié)各種情況或答辯思路，是根據(jù)已有案例和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)做出，未盡之處，敬請(qǐng)指教。

（原標(biāo)題：淺談不同程序中適用《商標(biāo)法》第四條時(shí)考量的因素以及答復(fù)的重點(diǎn)）

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作者：劉凡 馮小蕊 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談不同程序中適用《商標(biāo)法》第四條時(shí)考量的因素以及答復(fù)的重點(diǎn)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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