#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
原標題：專利侵權(quán)損害賠償與FRAND許可費率
“美國法院已認為FRAND許可費率與專利侵權(quán)的合理使用費的概念在很大程度上可互換，導(dǎo)致‘基于合同的FRAND損害賠償與基于‘合理使用費’的專利侵權(quán)損害賠償’明顯趨同。”
在近期IP Watchdog’s SEP 2020 Conference的專題討論會上提出了一個問題，如果美國專利侵權(quán)的合理使用費與標準必要專利（SEPs）許可的公平、合理和無歧視（FRAND）費率之間存在區(qū)別，那么該區(qū)別是什么。下文將討論該問題并著重介紹一些最近有關(guān)的司法進展。
FRAND與合理的使用費相同嗎？
根據(jù)刊登在《猶他法學(xué)院學(xué)術(shù)研究（Utah Law Faculty Scholarship）》上題為“FRAND承諾對專利救濟的作用（“The Effect of FRAND Commitments on Patent Remedies）”一文（下稱“Contreas等人”），“似乎美國法律中沒有相關(guān)規(guī)定促使法庭使用Georgia-Pacific框架或通常的專利損害賠償法來確定與SEP持有者的FRAND承諾相符的使用費”。該文章的作者進一步指出，“這兩個概念（專利侵權(quán)損害賠償與FRAND使用費費率）是經(jīng)由不同的歷史路徑提出的，并且傾向于實現(xiàn)不同的目的”；前者源自法規(guī)和案例法，后者源自合同。
使用費堆疊
將FRAND許可費率區(qū)別于專利侵權(quán)的合理使用費的一種方式是FRAND使用費必須考慮使用費累加的問題。參見In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 案號: 1:11-cv-09308 （伊利諾伊州北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，2013年9月 27日）。這種限制反映在用于確定SEP價值的“自上而下（top-down）”法中，該方法首先計算與標準有關(guān)的所有SEP的總使用費，然后反推確定指定專利或?qū)＠M合的價值，總使用費通?；趯＠姓吆推渌鸖EP所有者向相關(guān)標準化機構(gòu)或針對特定標準作出的聲明。例如，參見 Unwired Planet International Ltd -and- （1） Huawei Technologies Co. Ltd （2） Huawei Technologies （UK） Co. Ltd -and- Unwired Planet LLC, [2017] EWHC 2988 （Pat） （英國高等法院大法官法庭下屬專利法庭審理）, 以及Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., et al., 和Motorola Mobility, Inc., et al., v. Microsoft Corporation, 案號: C10-1823JLR （華盛頓西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，2013年4月25日）。
然而，美國法院已認為這兩個概念在很大程度上可互換，導(dǎo)致Contreras等人指出“基于合同的FRAND損害賠償與基于‘合理使用費’的專利侵權(quán)損害賠償明顯趨同”，并補充指出“由于術(shù)語‘合理’用在這兩個不同的語境—專利損害賠償和FRAND許可—中，已經(jīng)證明使用其中之一（與專利損害賠償有關(guān)的在先案例的延伸）去解決另一個（FRAND使用費的適當水平）的誘惑對于美國法院來說太具誘惑力=以致無法拒絕”。如Contreras等人所解釋的那樣，這種趨同所帶來的一個問題在于它助長了反向劫持（hold out）：
因此，標準化產(chǎn)品的機會主義（opportunistic）生產(chǎn)商會認為最有效率的行動策略是根本不從SEP持有者處尋求許可，而是拖延到其被提起侵權(quán)訴訟，此時它最大的責(zé)任將僅是其本應(yīng)事先支付的FRAND使用費（假設(shè)專利有效并且侵權(quán)成立）。如在其他地方討論的一樣，標準實施者的此類行為被稱為“反向劫持”。
Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al.
反映專利侵權(quán)損害賠償與FRAND許可費率之間趨同的近期案例是Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al，Civ. No. 15-634-JFB （特拉華州法院, 2019年4月24日）。在收到判定SEP持有者獲得$950,000損害賠償金的陪審團裁決后，IP Bridge主張其應(yīng)當獲得陪審團所判費率三倍的現(xiàn)行使用費以及更多的過往損害賠償。
就持續(xù)使用費的裁決而言，IP Bridge主張，由于TCL“在訴訟前的反向劫持以及持續(xù)侵權(quán)”以及由于“侵權(quán)時的假設(shè)性談判和有效性及侵權(quán)已經(jīng)確定時的假設(shè)性談判之間存在差異”的緣故，費率應(yīng)當更高。對于后者，法院指出這種觀點“在標準必要專利的情況下不夠有力”，并補充指出“SEP專利必須以公平、合理和無歧視的費率進行許可”，但法院對此并未作出解釋。
就過往侵權(quán)而言，IP Bridge主張，由于TCL“沒有基于FRAND進行SEP許可談判”的緣故，該損害賠償應(yīng)當提高。然而，法院指出IP Bridge的主張“與陪審團裁決無關(guān)”，該裁決認為TCL一方?jīng)]有故意侵權(quán)行為。
Bataillon法官關(guān)于（SEP）專利必須以FRAND費率進行許可的表態(tài)似乎是基于這樣一種假設(shè)：主張FRAND費率的權(quán)利不能喪失。然而，近期的一些案例表明這種假設(shè)可能并不正確。替Bataillon法官說句公道話，IP Bridge并未尋求關(guān)于TCL喪失FRAND權(quán)利的宣告式判決，而是試圖將這些問題納入專利損害賠償法中，但并未成功。
HTC v. Ericsson
判定實施者違反其進行善意談判義務(wù)的一個案例是HTC v.Ericsson （參見陪審團裁決：HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc. 案號: 6:18-CV-00243-JRG （德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院, 2018年12月17日））。在該案中，Ericsson提出反訴，指控HTC違反其作為潛在被許可方進行善意談判的義務(wù)，并且尋求對“HTC已經(jīng)拒絕、否認和/或喪失了與Ericsson的FRAND聲明有關(guān)的任何權(quán)利并且是一個非善意的談判對象”進行認定的宣告式判決，作為對HTC指控Ericsson違反其作為潛在許可人的FRAND義務(wù)的回應(yīng)（參見：意見和命令備忘錄HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc，案號: 6:18-CV-00243-JRG （德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院, 2018年12月17日））。然而， Ericsson最終沒有尋求關(guān)于HTC喪失權(quán)利的法院宣告，而是尋求責(zé)令HTC以Ericsson提出的費率簽訂許可協(xié)議的強制令。此外，Ericsson沒有就專利侵權(quán)提出反訴，所以針對專利侵權(quán)損害賠償沒有爭議。同樣地，陪審團裁決對于Ericsson是否有權(quán)主張超出FRAND費率的專利侵權(quán)損害賠償這一問題的看法仍未可知。
SEP的故意侵權(quán)
判決專利侵權(quán)損害賠償超過FRAND費率的一個場景是發(fā)生故意侵權(quán)。參見Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. LG Electronics, Inc. and LG Electronics Mobilecomm U.S.A., Inc., 案號. 2:14-cv-912-JRG （德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，2016年11月1日）, 在該案中，鑒于陪審團作出LG實施故意侵權(quán)的認定，Gilstrap法官將損害賠償額提高了百分之二十（20%）。
最近，在陪審團不知曉FRAND施加的任何限制的情況下，Apple被認定故意侵犯PanOptis的SEP專利。這種做法的原因在于原告試圖證明Apple喪失了其享有FRAND許可的權(quán)利，如果成功的話，陪審團將無需了解任何關(guān)于FRAND的問題。截至撰寫本文時止，雙方已經(jīng)提交了相互對立的事實和法律結(jié)論，以解決PanOptis尋求Apple由于未進行善意談判而違反法國合同法的法院宣告在內(nèi)的諸多問題，PanOptis聲稱，該法院宣告將排除Apple提出任何涉及FRAND的抗辯意見。根據(jù)Apple的說法，“原告首次修改的訴狀表明，美國法律沒有規(guī)定Apple具有就原告已聲稱的標準必要專利組合進行許可談判的法律義務(wù)或因未這樣做而喪失任何抗辯理由”（參見Apple的事實和法律結(jié)論, Optis Wireless Technology, LLC, Optis Cellular Technology, LLC, Unwired Planet, LLC, Unwired Planet International Limited, and PanOptis Patent Management, LLC v. Apple Inc., Civil Action No. 2:19-cv-00066-JRG （德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，2020年9月10日））。時間會告訴我們關(guān)于侵權(quán)損害賠償金的陪審團裁決是否會因故意的認定和/或PanOptis的FRAND承諾而改變。
在Apple, Inc. and Next Software Inc. v. Motorola, Inc. and Motorola Mobility, Inc., 2012-1548, -1549 （聯(lián)邦巡回上訴法庭，2014年4月25日）案中，在考慮Motorala是否有權(quán)獲得禁令時，對于故意侵犯SEP專利而提高損害賠償?shù)膯栴}也在聯(lián)邦巡回上訴法院進行過討論。特別地，首席法官Prost指出，“如果初審法院相信侵權(quán)者預(yù)先進行惡意協(xié)商，則法院有權(quán)提高損害賠償，從而彌補該行為對專利權(quán)人造成的損害”，這看似否定了SEP必須以FRAND費率進行許可的觀點。
禁令救濟
盡管聯(lián)邦巡回上訴法院最終裁定Motorola無權(quán)獲得禁令，但法院確實認為，法律本身并沒有排除為SEPs頒發(fā)禁令。假設(shè)禁令是專利許可的對立面，那么該裁決似乎也支持享有FRAND許可的權(quán)利事實上會喪失的觀點。如果確實如此，那么就有理由認為專利侵權(quán)損害賠償可能超過FRAND費率（例如，如果有證據(jù)證明利潤損失、提高的損害賠償、甚至合理使用費高于FRAND費率）。
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相關(guān)閱讀：
1、蜂窩無線標準必要專利：對FRAND相關(guān)聲明的調(diào)研
2、蜂窩無線標準必要專利（二）：對標準必要專利（SEP）進行許可所作的聲明
3、蜂窩無線標準必要專利（三）：FRAND許可費基準聲明和移動無線標準必要專利
4、蜂窩無線標準必要專利（四）：分析移動無線SEP的FRAND聲明
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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