美國專利商標局實施《商標現(xiàn)代化法案》的新規(guī)則概述

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作者：Brett Heavner （布萊特·海夫納） 美國飛翰律師事務所合伙人

          吳茵飛  美國飛翰律師事務所律師

原標題：美國專利商標局實施《商標現(xiàn)代化法案》的新規(guī)則概述

2021年5月18日，美國專利商標局 (“USPTO”) 發(fā)布了關于制定《2020年商標現(xiàn)代化法案》（TMA）實施規(guī)則的通知，通知建議美國專利商標局實施的新程序，還建議指定律師一致有效直至律師主動撤銷或退出和法院關于商標注冊的命令兩個問題正式制定基本的規(guī)則。

2021年5月18日，美國專利商標局 (“USPTO”) 發(fā)布了關于制定《2020年商標現(xiàn)代化法案》（TMA）實施規(guī)則的通知[1]，邀請公眾在2021年7月19日之前在www.regulations.gov網站對擬定的新規(guī)則發(fā)表意見。

通知建議美國專利商標局實施的新程序如下：

? 啟動兩 (2) 項新的自主審查撤銷未使用的商標注冊程序，對于新程序的發(fā)起時間點、發(fā)起人資格、取消程序所需提供的內容和上繳費用做出具體規(guī)定。

? 增加一個要求美國商標審理和上訴委員會（“TTAB”）取消商標注冊可以依據的新理由。

? 擴大抗議信的允許抗議范圍。

? 縮短審查意見通知書的回復期限。

通知還建議針對以下問題正式制定基本的規(guī)則：

? 指定律師一致有效直至律師主動撤銷或退出。

? 法院關于商標注冊的命令。

新的主動審查程序

美國專利商標局提出增加兩種新的主動審查程序，即無效和復審程序，以便第三方或局長撤銷未滿足實際商業(yè)使用要求的全部或部分注冊商標。因此，為了落實TMA的規(guī)定，美國專利商標局提出修改《美國聯(lián)邦法規(guī)》第41篇第2部分和第7部分的規(guī)則，并劃定新的主動審查無效和復審程序的費用。此外，新規(guī)則還將明確表示新的無效和復審程序在適當?shù)那闆r下可以暫停或合并，并確保相關規(guī)則與美國專利商標局和TTAB現(xiàn)有的暫停程序的做法保持一致。

在無效程序中，美國專利商標局必須確定記錄在案的證據是否能夠支持注冊商標的部分或全部商品和/或服務并未在美國投入商業(yè)使用這一結論。

在復審程序中，美國專利商標局必須確定記錄在案的證據是否支持截至聲稱已經商業(yè)使用的申請或修正案的提交日期，或在提交使用聲明的截止日期（視情況而定），依據法案第1條注冊商標的部分或全部商品和/或服務并未在美國投入商業(yè)使用這一結論。

雖然無效和復審程序的權限在TMA的相關小節(jié)單獨規(guī)定，但美國專利商標局確認，啟動這些程序的手續(xù)、所需證據的性質以及評估證據和與注冊人通信的流程基本保持不變。因此，如果這些程序中發(fā)現(xiàn)涉案商品或服務未按照要求在美國投入了商業(yè)使用，并且美國專利商標局局長的決定未被上訴法院推翻，則商標注冊將全部或部分撤消。美國專利商標局在通知中進一步表示，如果涉及到了同一商標的多個注冊，則這些程序將進行適當?shù)暮喜ⅰ?/p>

我們在下文總結了申請啟動這些程序需要滿足的各項要求，包括申請時間、資格、內容和費用要求：

◆申請無效和/或復審程序的時間：

自注冊之日起第3年至第10年可以提出，但以下情況除外：

• 在2023年12月27日之前提起的無效，不受商標注冊是否達到10年的期限，只要美國注冊已滿3年。

• 在2023年12月27日之前提起的重審，不受商標需注冊已滿3年的規(guī)定，只要在注冊日期起5年內提出重審即可。

◆申請無效和/或復審程序的資格：

• TMA和美國專利商標局預計不要求申請人提供真實利益相關方的信息。

• 目前，美國專利商標局正在就局長是否以及何時要求申請人確認其代為提交申請的真實利益相關方的名稱征求意見。

◆無效和/或復審程序申請的內容：

• 申請人必須通過美國專利商標局的商標電子申請系統(tǒng)（TEAS）提交完整的申請通知書。

• 如果申請人非美國常駐，則必須通過美國律師提交申請書。

• 申請人必須在申請通知書中具體說明將涉案的注冊號、其申請的依據以及開展的合理調查的要素。

• 申請人必須提供清晰易讀的所有書面證據副本，以初步證明商標未實際投入商業(yè)使用的案件成立以及相關證據的逐項索引。

• 申請人必須支付無效或復審程序申請費，每類商品/服務600美元。

如果申請人的申請書中未包含上述任何一項，美國專利商標局將允許申請人在30天內完善申請通知書。

為取消注冊提供了新的未使用理由

TMA允許當事人在TTAB中聲稱以商標從未在美國投入商業(yè)使用作為取消注冊的理由。自注冊之日起3年之后，申請人隨時可用這一理由要求取消注冊。

擴大抗議信的審查范圍

TMA為美國專利商標局現(xiàn)有的抗議信程序提供了明確的法定權力，允許第三方向美國專利商標局與商標可注冊性相關的記錄，供其審議并收入記錄。

但美國專利商標局局長將有權決定是否將抗議信證據列入申請記錄，該決定構成不可審查的最終決定，但不影響任何當事人在任何其它法律程序中提出任何問題和依賴任何證據的權利。

目前，美國專利商標局不打算改變每份抗議信收費50美元這一費用要求。

3個月的審查意見通知書回復期限

TMA還授權美國專利商標局設置為期60天到6個月的靈活回復期限，申請人可選擇將截止日期延長至審查意見通知書發(fā)布之日后最長6個月。

因此，美國專利商標局建議將審查意見通知書申請的回復期限設定為3個月。申請人可在3個月的截止日期后申請延長3個月一次，但通過TEAS提交的延期申請須支付125美元，通過許可的書面申請?zhí)峤坏难悠谏暾堩氈Ц?25美元。

然而，美國專利商標局正在就上述程序的兩種替代方案征求意見。其中一個替代方案是建立兩階段檢查機制，每個階段單獨的回復期限均有所縮短，但可延長。另外一種替代方案是將審查意見通知書的初始回復期限設定為兩個月，但允許申請人在審查意見通知書發(fā)出后的第三、第四、第五或第六個月通過提交延期申請書的方式作出回復，同時一并支付費用并提交回復文件。

同一律師認可

美國專利商標局進一步提出修改關于律師認可和通信的規(guī)則，規(guī)定指定的律師作為申請人或注冊人的代表的認可持續(xù)有效，除非該律師被撤銷或律師主動申請退出代表。因此，當中國客戶的商標發(fā)生所有權變更、申請放棄、注冊后續(xù)展文件提交，注冊到期或被取消時，之前指定的同一律師將被自動認可代理繼續(xù)有效。此項更改旨在推動落實網站提交訪問控制機制，提高美國專利商標局數(shù)據庫的安全性和完整性，并跟蹤和打擊發(fā)送給商標申請人和注冊人的誤導性通信。

因此，要想根據擬議規(guī)則終止美國專利商標局對律師代理的指定，商標所有人和律師將需要主動提交適當?shù)某窊Q代理律師文件。

法院命令

最后，美國專利商標局提議增加一項新規(guī)則，使美國專利商標局關于撤消或影響商標注冊的法院命令訴訟的漫長程序正式化。目前的相關做法是按照《商標審查程序手冊》第 1610 條執(zhí)行，其中美國專利商標局要求提交經認證的法院命令副本，并且在案件作出最終裁決之前通常不會執(zhí)行此類命令。這一規(guī)定將一成不變落實到新規(guī)則中。

注釋：

[1]https://public-inspection.federalregister.gov/2021-10116.pdf

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作者：Brett Heavner （布萊特·海夫納） 美國飛翰律師事務所合伙人

          吳茵飛  美國飛翰律師事務所律師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國專利商標局實施《商標現(xiàn)代化法案》的新規(guī)則概述（點擊標題查看原文）

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