如何采用多篇對比文件+常規(guī)技術手段，評述專利的創(chuàng)造性？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：大嶺先生  大嶺IP

原標題：如何采用多篇對比文件+常規(guī)技術手段，評述專利的創(chuàng)造性？

發(fā)明可能非常具有科研價值，研究過程也歷盡千辛萬苦，但僅此并不當然使其具備專利法意義上的創(chuàng)造性，還是需要按照“三步法”的法律分析方式，判斷本專利的創(chuàng)造性。

本文案件來源于最高人民法院知識產(chǎn)權案件年度報告（2019）摘要之27，官方的裁判要旨為研究成果的科學價值與創(chuàng)造性判斷的關系。

但是，筆者在本案的裁判文書中并未看到專利權人如何爭辯本專利的科學價值可以為其帶來創(chuàng)造性，判決書說理部分也未就此做過多分析。我猜想可能是二審期間，專家輔助人可能表達了類似的觀點。

因而，筆者認為，本案作為指導案例，其價值更在于展示了如何采用多篇對比文件與常規(guī)技術手段相結合，評述專利的創(chuàng)造性。

實務中，其他對比文件往往不能完全公開本專利與最接近的現(xiàn)有技術之間的區(qū)別技術特征，因此，往往還需要再結合常規(guī)技術手段，分析得出本專利不具備創(chuàng)造性。

這種情形非常常見，因而，如何規(guī)范地采用“多篇對比文件+常規(guī)技術手段”相結合評述專利的創(chuàng)造性，是非常值得關注的內(nèi)容。

涉案專利權利要求1為：

1.一種蛋白質(zhì)，是由序列表序列1所示的氨基酸序列組成的蛋白質(zhì)。

根據(jù)本申請說明書的記載，序列1所示蛋白為TaHSF1，其編碼基因是以水稻熱激因子AD066316為已知序列，在小麥數(shù)據(jù)庫比對小麥相似序列，經(jīng)過軟件分析設計引物，以小白麥的cDNA為模板進行PCR擴增、純化、連接載體測序獲得的（參見說明書實施例1）。

對比文件1公開了來源于小麥的熱激因子TaHsf1，其能夠提高小麥的耐旱性、耐熱性以及水利用率，其已構成本申請最接近的現(xiàn)有技術。本申請權利要求1請求保護的技術方案相對于對比文件1公開的技術方案的區(qū)別技術特征在于：本申請權利要求1要求保護一種小麥熱激蛋白TaHSF1的具體氨基酸序列，而對比文件1公開了小麥中存在能夠提高其耐旱性、耐熱性的熱激因子TaHsf1，未公開具體的氨基酸序列。

一審法院認為：

基于上述區(qū)別技術特征，本申請實際解決的技術問題在于：獲知TaHsf1的具體氨基酸序列。對比文件2公開了熱激轉(zhuǎn)錄因子(HSF)是生物體在熱激和其他脅迫條件下基因轉(zhuǎn)錄激活信號傳導通路中的最后成員，即直接啟動下游熱激蛋白基因的表達。本領域普通技術人員在對比文件1的基礎上，結合對比文件2所給出的啟示以及本領域的常規(guī)技術手段，獲得本申請權利要求1請求保護的技術方案是顯而易見的，且并無證據(jù)足以證明本申請權利要求1已經(jīng)取得了預料不到的技術效果。因此，本申請權利要求1不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

專利權人不服，提起上訴。最高法院二審中，對此進行了充分地論述。

本文最后，附有筆者的簡評。

案例：中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所與國家知識產(chǎn)權局專利裁決糾紛上訴案
案件

案號：最高人民法院（2019）最高法知行終129號

來源：最高人民法院知識產(chǎn)權案件年度報告（2019）

裁判要旨：研究成果的科學價值與創(chuàng)造性判斷的關系

一項技術成果的取得可能歷經(jīng)艱辛，構成有意義的研究成果或者具有其他價值，但僅此并不當然使其具備專利法意義上的創(chuàng)造性。

裁判文書摘錄：　　

　　
本院認為，根據(jù)本案已查明的事實并結合當事人的訴辯意見，本案爭議焦點在于本申請權利要求1是否具備創(chuàng)造性。

　　
專利法第二十二條第三款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。"所謂實質(zhì)性特點是指對本領域普通技術人員來說，該發(fā)明或者實用新型相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的，所謂進步是指該發(fā)明或者實用新型與現(xiàn)有技術相比能夠產(chǎn)生有益的技術效果。發(fā)明或?qū)嵱眯滦屯ǔＪ轻槍ΜF(xiàn)有技術的缺陷提出的改進技術方案，記載在發(fā)明或者實用新型說明書中的技術問題只是發(fā)明人在撰寫專利申請文件時認為的技術問題，在面對審查程序中最接近的現(xiàn)有技術時，該發(fā)明或者實用新型說明書記載的技術問題可能與該發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖鄬τ谧罱咏默F(xiàn)有技術所實際解決的技術問題并不相同。而且，在面對不同的最接近的現(xiàn)有技術時，該發(fā)明或者實用新型所解決的技術問題也可能不同。判斷發(fā)明或者實用新型對本領域普通技術人員來說是否顯而易見，要確定的是現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將該發(fā)明或者實用新型的區(qū)別技術特征應用到最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域普通技術人員在面對相應的技術問題時，有動機改進最接近的現(xiàn)有技術并獲得該發(fā)明或者實用新型。發(fā)明的技術效果是判斷創(chuàng)造性的重要因素。如果發(fā)明相對于現(xiàn)有技術所產(chǎn)生的技術效果在質(zhì)或量上發(fā)生明顯變化，超出了本領域普通技術人員的合理預期，則可以認定發(fā)明具有預料不到的技術效果。還需要指出的是，創(chuàng)造性的審查通常不考慮發(fā)明的獲得過程是否艱辛，無論發(fā)明人在發(fā)明創(chuàng)造過程中是歷盡艱辛，還是唾手而得，一般都不影響對該發(fā)明創(chuàng)造性的評價。當然，未獲得專利權保護的發(fā)明創(chuàng)造如果構成有意義的研究成果或者具有其他價值，發(fā)明人或者申請人可以依法獲得其他方面的回報，但僅此并不足以使專利申請獲得專利權的保護。
　　

本案中，本申請權利要求1請求保護一種蛋白質(zhì)，對比文件1公開了來源于小麥的熱激因子TaHsf1，其能夠提高小麥的耐旱性、耐熱性以及水利用率，其已構成本申請最接近的現(xiàn)有技術。本申請權利要求1請求保護的技術方案相對于對比文件1公開的技術方案的區(qū)別技術特征在于：本申請權利要求1要求保護一種小麥熱激蛋白TaHSF1的具體氨基酸序列，而對比文件1公開了小麥中存在能夠提高其耐旱性、耐熱性的熱激因子TaHsf1，未公開具體的氨基酸序列?；谏鲜鰠^(qū)別技術特征，本申請實際解決的技術問題在于：獲得一種來自小麥的具有耐逆性的熱激蛋白的具體氨基酸序列。

　　
對比文件2公開了熱激因子（HSF）在調(diào)節(jié)熱激蛋白(HSP)基因表達和傳遞逆境脅迫尤其熱脅迫信息以及提高植物耐逆性等方面起著重要作用。本領域公知，熱激因子普遍存在于原核生物以及真核生物細胞中，其性質(zhì)高度保守，結構和功能在進化中較少變異，因此具有廣泛的同源性。雖然從不同生物體內(nèi)分離出來的HSF種類和大小各有不同，但其結構卻極為相似，共同具有一個極為保守的核心區(qū)域DNA結合區(qū)域（DBD域）。本領域普通技術人員基于現(xiàn)有技術能夠預期，植物中的HSF普遍具有提高植物耐逆性（耐熱性等）的作用。并且，對比文件1已經(jīng)公開了小麥中存在能夠提高小麥耐旱性、耐熱性以及水利用率的熱激因子，故當需要提高小麥對熱脅迫的耐受性及耐逆性時，本領域普通技術人員有動機利用已知的生物信息學、分子生物學的手段在小麥基因組中擴增獲得其熱激因子的編碼基因及蛋白。對比文件2即公開了一種通過基因克隆的方式獲得目的植物的熱激因子的方法，具體如下：根據(jù)已知的番茄HSFA1（LpHSFA1）的蛋白質(zhì)序列和大豆EST數(shù)據(jù)庫，采用生物信息學和比較基因組學的方法結合RACE技術克隆大豆熱激轉(zhuǎn)錄因子基因GmHsfA1，并對擬南芥、番茄和大豆等植物的HSFA1進行氨基酸序列同源性分析，還進一步證實GmHsfA1的過量表達明顯提高了轉(zhuǎn)基因大豆植株的耐熱能力。
　　

經(jīng)審查，對比文件2的方法和本申請均是采用同源基因克隆的方式獲得目的植物的熱激因子，其具有提高目的植物的耐熱能力，因此對比文件2給出了根據(jù)其他植物已知的HSF序列和目的植物基因組數(shù)據(jù)庫信息，通過序列比對分析結合常規(guī)分子生物學技術獲得目的植物HSF的技術啟示。小麥和水稻同屬于禾本科，種屬分類和親緣關系相近，并且水稻屬于在本申請的申請日之前基因組全序列已經(jīng)測序完成的模式生物，因此，本領域普通技術人員在對比文件1的基礎上，為了獲得小麥HSF，有動機以水稻中已知的HSF序列為模板，通過和小麥基因組數(shù)據(jù)庫信息進行序列比對分析結合常規(guī)分子生物學技術獲得小麥HSF的編碼基因及氨基酸序列。在對比文件1和2的基礎上，從小麥中擴增獲得的熱激因子會具有耐熱、耐逆（包括耐干旱）的效果，對本領域普通技術人員而言是可以合理預期的。
　　

基于上述事實和理由，本領域普通技術人員在對比文件1的基礎上，結合對比文件2所給出的啟示以及本領域的常規(guī)技術手段，獲得權利要求1請求保護的技術方案是顯而易見的，且現(xiàn)有證據(jù)不能證明本申請權利要求1請求保護的技術方案已經(jīng)取得了預料不到的技術效果。原審法院在此基礎上認定本申請權利要求1不具備創(chuàng)造性，以及本申請其余權利要求也不具備創(chuàng)造性，并無不當。作物科學研究所有關本申請具備創(chuàng)造性的上訴理由依據(jù)不足，本院不予支持。

（審理法官：王闖 朱理 劉曉軍）

案例簡評：

本案中，采用對比文件1結合對比文件2，再結合常規(guī)技術手段，評述本專利的創(chuàng)造性。

其中，對比文件2雖然并未直接公開區(qū)別技術特征，但給出了采用同源基因克隆的方式獲得目的植物的熱激因子，從而提高目的植物的耐熱能力的技術啟示。因此，為了獲得小麥的熱激因子，本領域技術人員有動機以同屬于禾本科的水稻中已知的熱激因子序列為模板，通過和小麥基因組數(shù)據(jù)庫信息進行序列比對分析，結合常規(guī)分子生物學技術，獲得小麥熱激因子的編碼基因及氨基酸序列。

可見，在采用對比文件1結合對比文件2，再結合常規(guī)技術手段評述專利的創(chuàng)造性時，一定要充分分析為何對比文件2給出了技術啟示，使得本領域技術人員可以采用類似的技術手段，解決本專利實際要解決的技術問題。對于上述采用的類似的技術手段，如果其中僅僅使用了常規(guī)技術手段，那么，也不會對不同對比文件的結合產(chǎn)生的障礙。

此外，回歸到本案的裁判要旨，發(fā)明可能非常具有科研價值，研究過程也歷盡千辛萬苦，但僅此并不當然使其具備專利法意義上的創(chuàng)造性，還是需要按照“三步法”的法律分析方式，判斷本專利的創(chuàng)造性。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：大嶺先生  大嶺IP

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：如何采用多篇對比文件+常規(guī)技術手段，評述專利的創(chuàng)造性？（點擊標題查看原文）

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