“TOEFL”商標構(gòu)成復(fù)制、翻譯，予以無效宣告

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原標題：第12055673號“TOEFL”商標無效宣告案

對馳名商標的保護，應(yīng)從保護馳名商標持有人利益和維護公平競爭及消費者權(quán)益出發(fā)，對可能利用馳名商標的知名度和聲譽，造成市場混淆或者公眾誤認，致使馳名商標持有人的利益可能受到損害的商標注冊行為予以禁止。對已注冊馳名商標非類似商品或服務(wù)上的保護，應(yīng)綜合考量雙方商標標識之間的近似程度以及馳名商標的獨創(chuàng)性、馳名商標的知名程度、雙方商標指定使用的商品及服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)程度等因素，以容易誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害為前提。

第12055673號“TOEFL”商標無效宣告案

一、基本案情

申請人：美國教育考試服務(wù)中心

被申請人：南京筑夢堂教育咨詢有限公司

爭議商標：第12055673號“TOEFL”商標

（一）當事人主張

爭議商標是對申請人已在中國注冊的馳名商標“TOEFL”“托?！鄙虡耍ㄒ韵路Q引證商標一、二）的翻譯和復(fù)制。綜上，依據(jù)《商標法》第十三條第三款等規(guī)定，請求宣告爭議商標的注冊無效。

（二）國家知識產(chǎn)權(quán)局裁定

據(jù)查明的事實及申請人提交的證據(jù)顯示，在爭議商標申請注冊之前，引證商標一、二已在發(fā)展管理英語語言能力測試以及關(guān)于語言熟練程序、語言技能和語言學(xué)習(xí)的考試服務(wù)上為相關(guān)公眾所熟知。爭議商標“TOEFL”與“TOEFL”商標及中文“托?！毕嗤瑯?gòu)成對引證商標一、二的復(fù)制、模仿、翻譯。被申請人將其相同的商標申請注冊在飯店等服務(wù)上，易減弱申請人商標的顯著性，致使申請人的合法利益可能受到損害。因此，被申請人注冊爭議商標的行為已構(gòu)成《商標法》第十三條第三款所指的情形。

依照《商標法》第十三條第三款，第四十五條第一款、第二款和第四十六條的規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局裁定如下：爭議商標予以無效宣告。

二、案情解析

（一）馳名商標是指在中國為相關(guān)公眾所熟知的商標

馳名商標是指在中國為相關(guān)公眾所熟知的商標，相關(guān)公眾包括與使用商標所標示的某類商品或服務(wù)有關(guān)的消費者、生產(chǎn)前述商品或者提供服務(wù)的其他經(jīng)營者以及經(jīng)銷渠道中所涉及的銷售者和相關(guān)人員等。就本案而言，申請人主張的“托?！鄙虡说南嚓P(guān)公眾包括教育從業(yè)人員、學(xué)生、家長及其他英文學(xué)習(xí)者等，考量商標的知名度主要考察在上述相關(guān)公眾中申請人商標的知名程度情況。

明確了知名度所指向的對象以后，需要審查具體案件中提交的證據(jù)能否證明商標已為公眾所熟知。對知名度證據(jù)的認定，主要從以下幾個方面考量：相關(guān)公眾對該商標的知曉程度，商標宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍，該商標作為馳名商標受保護的記錄等。在審查過程中，可以根據(jù)申請人提交的上述證據(jù)進行綜合判定。但如若不能滿足上述全部條件，申請人提交的在案證據(jù)足以證明該商標在市場上享有較高聲譽的，也可以認定該商標已為公眾所熟知。本案中，依據(jù)申請人提交的相關(guān)報道及介紹可知，申請人1981年被引入中國大陸地區(qū)；申請人提交的宣傳資料可以證明申請人的商標自進入中國大陸地區(qū)以來一直進行持續(xù)不斷的宣傳及推廣；申請人提交的托福考試考點列表可以證明申請人的考試網(wǎng)點遍及全國大部分省市及地區(qū)，且其考試網(wǎng)點的不斷增加及報考人數(shù)的不斷增長，可以證明其影響力及知名度在持續(xù)不斷提高。綜合申請人全部證據(jù)可以證明，申請人的“托?！鄙虡恕ⅰ癟OEFL”商標于2013年1月16日爭議商標申請注冊前已為相關(guān)公眾所熟知。

（二）復(fù)制、模仿或者翻譯他人馳名商標的判定

復(fù)制是指系爭商標與他人馳名商標相同；模仿是指系爭商標抄襲他人馳名商標，沿襲他人馳名商標的顯著部分或者顯著特征；翻譯是指系爭商標將他人馳名商標以不同的語言文字予以表達，且該語言文字已與他人馳名商標建立對應(yīng)關(guān)系，并為相關(guān)公眾廣為知曉或者習(xí)慣使用。就本案而言，爭議商標為純英文商標“TOEFL”，與申請人主張馳名的“TOEFL”商標完全相同，構(gòu)成復(fù)制。

（三）依據(jù)混淆及誤導(dǎo)的可能性判定馳名商標的保護范圍

對已注冊馳名商標的保護范圍可以延及非類似的商品或服務(wù)上，但并不意味著可以無條件地及于全部的商品或服務(wù)類別，而應(yīng)當綜合考量雙方商標標識之間的近似程度以及馳名商標的獨創(chuàng)性、馳名商標的知名程度、雙方商標指定使用的商品及服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)程度等因素，以容易誤導(dǎo)公眾、致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害為前提。這里的誤導(dǎo)是指系爭商標足以使相關(guān)公眾認為其商標與他人馳名商標具有相當程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標的顯著性；或系爭商標的注冊可能貶損馳名商標的市場聲譽；或系爭商標的注冊使用可能不正當利用馳名商標的市場聲譽。就本案而言，被申請人作為教育咨詢公司，其與申請人均從事教育培訓(xùn)服務(wù)行業(yè)，被申請人接觸到申請人商標的可能性很大。被申請人在明知申請人商標的情況下，申請注冊與其為相關(guān)公眾所熟知商標相同的商標，具有明顯的主觀惡意。爭議商標申請注冊在飯店等服務(wù)上，易減弱申請人商標的顯著性，致使申請人的合法利益可能受到損害。

三、典型意義

對馳名商標的保護，應(yīng)從保護馳名商標持有人利益和維護公平競爭及消費者權(quán)益出發(fā)，對可能利用馳名商標的知名度和聲譽，造成市場混淆或者公眾誤認，致使馳名商標持有人的利益可能受到損害的商標注冊行為予以禁止。對已注冊馳名商標非類似商品或服務(wù)上的保護，應(yīng)綜合考量雙方商標標識之間的近似程度以及馳名商標的獨創(chuàng)性、馳名商標的知名程度、雙方商標指定使用的商品及服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)程度等因素，以容易誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害為前提。

爭議商標：

引證商標：

來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局原商標評審委員會網(wǎng)站

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：“TOEFL”商標構(gòu)成復(fù)制、翻譯，予以無效宣告（擊標題查看原文）

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