非商標代理機構將代理服務納入經(jīng)營范圍？ 這個“代價”你可能承擔不起

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原標題：以案釋法 | 非商標代理機構將代理服務納入經(jīng)營范圍？這個“代價”你可能承擔不起

案情簡介

2017年11月7日，上海某公司（下稱原告）提出第27340682號“法寶網(wǎng)”商標（下稱訴爭商標）的注冊申請，指定使用在“提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室；提供數(shù)據(jù)庫接入服務；視頻會議服務”等第38類服務上。

商標局和原商標評審委員會（下稱原商評委）以訴爭商標違反了《商標法》第十九條第四款為由予以駁回。

原告不服，向北京知識產(chǎn)權法院提起行政訴訟，主要理由為：原告已于2018年12月29日對其經(jīng)營項目進行變更，刪除了“知識產(chǎn)權代理”服務，訴爭商標應當獲準注冊。

法律分析

商標法第十九條第四款規(guī)定，商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。

在被訴決定作出時，原告營業(yè)執(zhí)照顯示的經(jīng)營范圍包括“知識產(chǎn)權代理服務”，即使原告現(xiàn)已進行經(jīng)營范圍變更登記，不能排除原告未來從事知識產(chǎn)權代理服務的可能性。

因此，訴爭商標的申請注冊不符合《商標法》第十九條第四款的有關規(guī)定。

法官提示

根據(jù)商標法第十九條第四款之規(guī)定，商標代理機構不得申請注冊非代理服務商標。

商標法實施條例第八十四條第一款對“商標代理機構”作出釋明：商標法所稱商標代理機構，包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務的服務機構和從事商標代理業(yè)務的律師事務所。

商標法第十九條第四款是2013年商標法修訂時新增加的條款，其立法背景在于自2003年國家取消了對商標代理機構的設立及對商標代理人資格的行政審批后，一些商標代理機構利用商標專業(yè)知識，惡意搶注他人商標，謀取不正當利益，擾亂了正常的市場經(jīng)濟秩序。為遏制此種亂象，商標法增加了對商標代理機構行為規(guī)范的內(nèi)容。

特別是，北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南中在關于商標法第十九條第四款商標代理機構的認定中規(guī)定，已經(jīng)備案的從事商標代理業(yè)務的主體、工商營業(yè)執(zhí)照中記載從事商標代理業(yè)務的主體、以及雖未備案但實際從事商標代理業(yè)務的主體，屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的“商標代理機構”。

由此，只要公司的經(jīng)營范圍包含商標代理、商標代理服務、知識產(chǎn)權代理、知識產(chǎn)權服務，不論其是否在商標局進行代理機構備案，都將被認定為商標代理機構，其申請注冊商標的行為要受到商標法第十九條第四款的約束。如果其申請商標指定使用的服務超出代理服務范圍，將不能獲準注冊。

具體到本案，原告在訴爭商標申請時的經(jīng)營范圍包含“知識產(chǎn)權代理服務”，可以認定原告為商標代理機構，不能申請注冊代理服務以外的商標，但訴爭商標指定使用的服務超出代理服務范圍，因此不能被核準注冊。

但接下來的問題是，原告隨后進行了經(jīng)營范圍的變更登記，刪除了“知識產(chǎn)權代理服務”，在此種情形下，訴爭商標可否獲準注冊呢？

答案是否定的。如果允許原告變更經(jīng)營范圍，刪除“知識產(chǎn)權代理服務”，并據(jù)此核準訴爭商標的注冊申請，將會面臨一個新的問題：一旦原告在日后再次進行經(jīng)營范圍的變更，成為商標代理機構，如何對其行為進行有效制約？

此時原告可能已經(jīng)積累了大量非代理服務商標，如果再通過商標異議、無效宣告使這些商標歸于無效，將徒增行政和司法成本，影響正常的商標市場秩序。

因此，商標申請注冊主體是否為商標代理機構，應當以商標注冊申請日為準，即使商標代理機構在申請日之后對經(jīng)營范圍進行變更，刪除代理服務，仍然不能改變其以商標代理機構身份申請注冊非代理服務商標的事實，其申請注冊的商標仍然不能獲準注冊。

非商標代理機構在選擇經(jīng)營范圍時須慎重，一旦將商標代理、商標代理服務、知識產(chǎn)權代理、知識產(chǎn)權服務納入經(jīng)營范圍，未來申請商標時將受到商標法第十九條第四款的限制，因此可能面臨商標申請被駁回的種種風險。

來源：知產(chǎn)北京

作者：張航  審三庭

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：非商標代理機構將代理服務納入經(jīng)營范圍？ 這個“代價”你可能承擔不起（擊標題查看原文）

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