關于并列技術方案分案超范圍的答復討論

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作者：闞傳猛 三友知識產(chǎn)權

原標題：關于并列技術方案分案超范圍的答復討論

分案申請，是將不屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明分案提出專利的申請。專利法實行一件申請一項發(fā)明的原則，但屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或實用新型可以作為一件申請?zhí)岢?。當專利局認為專利申請不符合申請單一性的原則時，通常會通知申請人在指定的期限內將其申請分案。有時申請人也會主動提出分案請求。申請人主動提出該請求一般限于公告之前。根據(jù)我國《專利審查指南》規(guī)定，申請人最遲應當在收到國家知識產(chǎn)權局對原申請作出授予專利權通知書之日起2個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請。

分案的情況有很多種，常見于為針對具體應用場景或產(chǎn)品單獨進行分案，或者將原說明書中未寫入權利要求中的方案進行保護等。無論怎樣，分案均不能超過原申請記載的方案實施范圍。根據(jù)專利法實施細則第四十三條第一款的規(guī)定，分案申請的內容不得超出原申請記載的范圍。否則，審查員應當要求申請人進行修改。如果申請人不修改或者進一步修改的內容超出原申請說明書和權利要求書記載的范圍，則審查員可以根據(jù)專利法實施細則第五十三條第（三）項的規(guī)定，以分案申請不符合專利法實施細則第四十三條第一款規(guī)定或修改不符合專利法第三十三條規(guī)定為理由駁回該分案申請。

在分案申請中有一種情況是并列技術方案的分案。即，在原申請中的一項權利要求中包含了多個并列技術方案，在后續(xù)將其中的一個或多個技術方案進行分案申請。如果是明顯的并列技術方案，例如，“填充物為A或B或C”，方案的實現(xiàn)與具體多個并行的技術特征無關，均可以解決相應的技術問題、帶來相應的技術效果，一般不會存在分案申請超范圍的情況。但有一些分案是否為并列技術方案，以及是否超范圍是存在一些爭議的。這時需要代理人據(jù)理力爭，最大可能的使審查員認同原申請是并列技術方案，并且分案不超范圍。筆者就以遇到一個分案申請的審查過程為例對此情況進行討論分享。

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原案件001中的權利要求1的格式大致為：

一種XX方法，其特征在于，包括：

技術特征A；

技術特征B；

判斷條件C；

判斷結果為是時，執(zhí)行D1；

判斷結果為否時，執(zhí)行D2。

分案時分別將判斷結果為是的情況和判斷結果為否的情況作為單獨的權利要求。分案后存在的兩個獨立權利要求分別為：

一種XX方法，其特征在于，包括：

技術特征A；

技術特征B；

判斷條件C；

判斷結果為是時，執(zhí)行D1。

一種XX方法，其特征在于，包括：

技術特征A；

技術特征B；

判斷條件C；

判斷結果為否時，執(zhí)行D2。

該案審查意見認為分案超范圍，進行答復后仍然認為超范圍并駁回。理由相同，筆者整理審查意見后概括為兩點：

第一、原申請記載了是和否兩種輸出結果下各自對應的執(zhí)行步驟，處理器判斷為是時必然執(zhí)行D1，其必然不會執(zhí)行D2；同理，判斷為否時必然執(zhí)行D2，其必然不會執(zhí)行D1，并且，處理器同一時刻只能輸出一個判斷結果，不存在判斷結果既為“是”又為“否”的情況。該技術方案在前提確定的情況下，只能有一種選擇方式，并不屬于并列技術方案的情況。

第二、分案后權利要求只針對其中一種情況進行限定，（如判斷結果為是），而對于判斷結果的另一種情況（判斷結果為否）未做任何限定，即分案對未做限定的另一種情況的范圍（判斷結果為否）是任意情況。而原申請記載的是和否兩種情況下分別對應的各自執(zhí)行步驟方案的一個完整方案，而本領域技術人員從原申請記載中不能直接、毫無疑問的得出另一種未做限定的情況可以為任意情況。因此，分案超范圍。

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針對該情況，筆者同時試圖查詢類似案件答復情況。然而暫時并沒有類似本案情況的審查答復案例。筆者再次研究審查指南并列技術方案的認定，以及出于關于本申請三要素（解決的技術問題、技術方案、技術效果）出發(fā)，進行復審答辯。答辯過程中主要闡述了以下幾點：

第一、技術方案包含解決技術問題的必要技術特征即可，無需限定所有可能存在的情況。

針對駁回決定中認為，分案只限定了判斷結果為否的情況的技術方案，沒有限定判斷結果為是的情況時如何處理，基于此認為分案包括了判斷結果為是時的任意情況。對此筆者進行了申辯說明，每個方案解決的技術問題都為了提高資源交換的安全性，在“是”的情況下執(zhí)行D1可以解決技術問題、提高安全性；在“否”的情況下可以解決同一個技術問題，也同樣提高了安全性。本領域技術人員實施判斷結果為否的技術方案已經(jīng)解決了技術問題，無論判斷結果為否時如何處理，均不影響判斷結果為是時實施方案的技術效果，沒有理由和動機主動獲取判斷結果為是對應的任意情況的執(zhí)行方案。因此，為了解決某一技術問題，包含某個技術特征在一種情況下的一套完整的技術方案應當從整體上可以解決技術問題，并有相應的技術效果即可，并不需要窮盡某個技術特征在所有情況下的所有可能實施的方案。

第二、分案的兩個權項是不存在上下位關系的解決相同技術問題的并列技術方案。

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《審查指南》第二部分第二章第3.3節(jié)規(guī)定如下：

在得到說明書支持的情況下，允許權利要求對發(fā)明或者實用新型作概括性的限定。通常，概括的方式有以下兩種：

(1)……

(2)用并列選擇法概括，即用“或者”或“和”并列幾個必擇其一的具體特征。例如，“特征Ａ、Ｂ、Ｃ或者Ｄ”；又如，“由Ａ、Ｂ、Ｃ和Ｄ組成的物質組中選擇的一種物質”等。

首先，權利要求中允許并列選擇的撰寫方式，以此推之，也并沒有限定說明書中不允許并列選擇的撰寫方式。根據(jù)《審查指南》第二部分第二章第3.3節(jié)對于并列選擇法概括的解釋，采用并列選擇法概括時，需要滿足以下條件：采用并列選擇法概括時，被并列選擇概括的具體內容應當是等效的，不得將上位概括的內容，用“或者”與其下位概念并列。另外，被并列選擇概括的概念，應含義清楚。在本技術方案中，處理器無論是在判斷結果為是還是判斷結果為否的情況下進行的數(shù)據(jù)處理，分別解決了在判斷情況為是和判斷情況為否時存在的資源交互安全問題，是兩個不同的各自完整的技術方案，不具有上下位的關系，具體的內容是等效的，并且上述兩個步驟含義清楚，因此，原申請中包含兩種判斷結果的不同執(zhí)行方案均解決相同的技術問題，方案內容符合《審查指南》中的相關規(guī)定，是屬于并列技術方案。從原申請并列技術方案中拆分出來的分案并不會超出原申請的方案范圍。

經(jīng)過上述復審答復后，最終專利復審委員會撤銷了駁回決定，認定分案不超范圍。撤銷駁回的理由基本與筆者陳述的理由相似。

經(jīng)過此案至少可以看出，撰寫并列技術方案時仍然要考慮后續(xù)是否分案，避免原申請權利要求的撰寫語言描述對后續(xù)分案造成了限制，給后續(xù)分案答復帶來困難。關于是否為并列技術方案、是否超范圍，筆者認為萬變不離其宗，緊緊抓住和吃透專利法（包括細則）以及審查原則，即使新出現(xiàn)的問題也會有解決的思考方向。

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作者：闞傳猛 三友知識產(chǎn)權

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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