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作者：蔡洪貴 永新知識產權 律師、專利代理人
原標題：【觀點爭辯】專利無效程序中“權利要求的進一步限定”的理解與適用
在已經于2017年4月1日開始實施的最新修改的《專利審查指南》中，有關專利無效程序中權利要求修改方式的規(guī)定相對于以前的《專利審查指南》發(fā)生了較大的變化，其中，新增加了兩種最重要的修改方式：一是權利要求的進一步限定，二是明顯錯誤的修改。
在最新修改的《專利審查指南》之前，盡管專利復審委員會通常不允許專利權人對明顯錯誤進行修改，但無論是專利復審委員會還是法院都允許專利權人對符合條件的明顯錯誤進行修正性解釋，例如第21570號無效宣告請求審查決定、（2013）一中知行初字第1096號行政判決、（2014）高行終字第1811號行政判決、以及最高人民法院(2011)行提字第13號行政判決，權利要求中的明顯錯誤對專利權人而言并不是無法挽救的重大失誤。
在最新修改的《專利審查指南》之前，對權利要求的一種可能限定只能是權利要求的合并，合并式修改的最大問題是可能顯著不當?shù)乜s小權利要求的保護范圍，導致專利權人最終無法對其發(fā)明創(chuàng)造獲得所期望的有效保護。
最新修改的《專利審查指南》將“權利要求的進一步限定”定義為“在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或多個技術特征，以縮小保護范圍”，這意味著在采用“權利要求的進一步限定”修改方式時專利權人只需要針對權利要求中存在的缺陷補入能夠克服該缺陷的一個或多個技術特征即可，而無須加入其它不必要的技術特征。
這將使得權利要求保持合理的最大保護范圍，進而使得專利權人可以對其發(fā)明創(chuàng)造行使強有力的保護。顯然，相對于明顯錯誤修改方式而言，無效程序中的權利要求的進一步限定修改方式對于專利權人而言意義更為重大。
但是，自最新修改的《專利審查指南》實施幾個月以來，對于如何理解與適用“權利要求的進一步限定”已經在實踐中引起了較大爭議，導致專利權人不知道什么樣的“權利要求的進一步限定”能夠被允許，一些合議組審查員也很困惑到底什么樣的“權利要求的進一步限定”應該被接受。
近日，有作者提出了一種觀點①認為：“權利要求的進一步限定”應當解釋為“通過在所要修改的權利要求中補入原權利要求書中其他權利要求的一個或多個技術特征，形成一個新的保護范圍更小的權利要求，以代替原來的權利要求，原來的權利要求不再保留；修改后的權利要求數(shù)量相對于原權利要求書不發(fā)生超出預期的變化；并且通常不能增加權利要求或重新撰寫權利要求，從而構建出新的權利要求的層次體系”，并且還詳細列舉了通常不符合“權利要求進一步限定”要求的三種情形。這種觀點似乎是超出了現(xiàn)行《專利審查指南》相關規(guī)定的內涵。
還是先看看《專利審查指南》中有關無效程序中權利要求修改的具體規(guī)定。
《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.1節(jié)規(guī)定了無效程序中發(fā)明或實用新型專利文件的修改僅限于權利要求書，其原則是：
1.不得改變原權利要求的主題名稱；
2.與授權權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍；
3.不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍；
4.一般不得增加未包含在授權權利要求書中的技術特征。
《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.1節(jié)規(guī)定了無效程序中權利要求的修改方式: 在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正，并且進一步進行了定義：權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍。
與《專利審查指南》中對“權利要求的進一步限定”的定義相比，上述對“權利要求的進一步限定”適用的解釋增加了兩條限制性規(guī)定：修改后的權利要求數(shù)量相對于原權利要求書不發(fā)生超出預期的變化；并且通常不能增加權利要求或重新撰寫權利要求，從而構建出新的權利要求的層次體系。
首先，這兩條限制性規(guī)定完全超出了《專利審查指南》的相關規(guī)定，于法無據(jù)。其次，這兩條限制性規(guī)定本身含義模糊不清，在實踐中不具可操作性。對于“修改后的權利要求數(shù)量相對于原權利要求書不發(fā)生超出預期的變化”，這種預期是誰的預期？站在不同的立場上，審查員、公眾、專利權人和無效請求人對于修改后的權利要求數(shù)量的變化預期可能都是不一樣的。對于個案而言，權利要求書的撰寫類型可能是各種各樣的，修改后的權利要求數(shù)量變化預期也是千差萬別的。對于“通常不能增加權利要求或重新撰寫權利要求，從而構建出新的權利要求的層次體系”，什么樣的修改屬于增加權利要求？什么樣的修改屬于重新撰寫權利要求？什么是權利要求層次體系？什么又是新的權利要求層次體系？如何劃分權利要求層次體系？毫無疑問，審查員、公眾、專利權人和無效請求人對于這些問題的理解和答案可能是完全不同的。在實踐中，無論對于審查員還是對于專利權人或無效請求人都很難準確地理解并把握這兩條限制性規(guī)定的尺度。
為了便于理解這兩條限制性規(guī)定，作者還詳細列舉了不符合“權利要求進一步限定”要求的通常三種情形：
1、在未對獨立權利要求進行修改的情況下，僅增加新的從屬權利要求；
2、同一獨立權利要求中分別加入不同的技術特征，形成多個新的獨立權利要求；
3、對原權利要求的特征進行重新組合，增加一組或多組新的權利要求。
對于第1種和第3種情形，由于沒有體現(xiàn)“縮小保護范圍”的要求，不屬于對權利要求的進一步限定，這應當沒有什么爭議。但是，將第2種情形當作“對權利要求書進行重新撰寫，構建新的權利要求保護體系，不符合社會公眾對修改的預期”的觀點是值得商榷的。
在實踐中，專利權人在無效程序中對權利要求采用上述第2種情形進行修改大體因為以下兩方面原因：
一、在原權利要求相對于引用的對比文件不具備專利性的情況下，專利權人對于在同一獨立權利要求中分別加入不同技術特征形成的不同技術方案是否具有專利性沒有把握，同時又不希望不適當?shù)乜s小保護范圍；
二、在原權利要求相對于引用的對比文件不具備專利性的情況下，專利權人認為在同一獨立權利要求中分別加入不同技術特征形成的不同技術方案相對于對比文件都可能具備專利性。
在同一獨立權利要求中分別加入不同的技術特征形成多個新獨立權利要求，這些新獨立權利要求的主題名稱沒有變化，只是在原獨立權利要求中加入某些技術特征而相對于原獨立權利要求縮小了其保護范圍，這顯然不能被認為是對權利要求進行重新撰寫，更談不上構建新的權利要求保護體系。至于對修改后的權利要求的預期，應當是建立在修改后的《專利審查指南》中對“權利要求的進一步限定”的定義的基礎上的預期。換句話說，社會公眾根據(jù)修改后的《專利審查指南》中對“權利要求的進一步限定”的定義完全可以清楚地預見專利權人有可能對權利要求采用上述第2種情形的修改方式。
在專利無效程序中對權利要求采用上述第2種情形進行修改大體存在三種可能的情況：
一、同一獨立權利要求中分別加入來自同一組權利要求中不同從屬權利要求的技術特征，形成多個新獨立權利要求；
二、同一獨立權利要求中分別加入來自另一組權利要求中的不同技術特征，形成多個新獨立權利要求；
三、同一獨立權利要求中分別加入來自同一組權利要求中不同從屬權利要求以及來自另一組權利要求中的不同技術特征，形成多個新獨立權利要求。
這三種情況是否能夠被允許的關鍵還是在于修改后的獨立權利要求限定的技術方案是否符合無效程序中對權利要求書的修改原則：不得改變原權利要求的主題名稱；與授權權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍；不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍；一般不得增加未包含在授權權利要求書中的技術特征。在符合這些原則的前提下，上述任何一種情況都是可預期并且應當是被允許的。
在專利無效程序中允許對權利要求采用上述第2種情形進行修改確實可能會導致修改后的權利要求相對于授權權利要求在數(shù)目上顯著增多，這種權利要求數(shù)目的增多會帶來什么后果呢？
首先，必須承認修改后的權利要求數(shù)目的增多會或多或少地增加合議組審查員的工作量，這種工作量的增加在個案中甚至是巨大的。但由于分別加入到同一獨立權利要求中的不同技術特征已經包含在授權權利要求書中，這種工作量的增加具有重復性并且是可以預期的。對于這種工作量的增加，專利復審委員會一方面可以考慮適當加大審理這種案件的審查員的工作系數(shù)，另一方面可以考慮要求專利權人補交權利要求數(shù)目增加的費用。補交權利要求數(shù)目增加的費用可能涉及專利申請官費相關規(guī)定的修改，因為現(xiàn)行的專利申請與權利要求相關的官費是基于提交申請時的原始權利要求數(shù)目計算的。
對于專利無效請求人而言，由于分別加入到同一獨立權利要求中的不同技術特征已經包含在授權權利要求書中，請求人幾乎也不需要針對修改后的權利要求進行額外的補充檢索。
對于社會公眾而言，限定在新獨立權利要求中的技術方案屬于專利權人的創(chuàng)新成果并且已經公示在專利授權文本中，社會公眾事先已經具備了專利權人對這些技術方案獲得保護的預期，因而也沒有不當?shù)負p害社會公眾的利益。
對于專利權人而言，在與其它專利制度建立較早并且相對完善的國家相比授權后修改途徑和機會明顯偏少的情況下，允許上述第2種情形可以減小專利被宣告無效的風險、對發(fā)明創(chuàng)造中的不同發(fā)明點實現(xiàn)單獨的有效保護、并且提高其投入開拓創(chuàng)新的積極性。
此外，授權權利要求書中的從屬權利要求的各個特征，尤其是同一組權利要求中的從屬權利要求的各個特征的法律地位也是相同的，在專利無效程序中對權利要求進行修改時它們應當被平等地對待。在滿足《專利審查指南》有關專利無效程序中權利要求修改的原則和方式的前提下，專利權人可以自由地選擇決定哪個或者那些特征、單獨或分開地被加入到獨立權利要求中對獨立權利要求進行進一步限定。
最后，回到當初《專利審查指南》針對專利無效程序中權利要求修改方式進行修改的初衷：由于先前的《專利審查指南》對專利無效程序中權利要求修改方式限制的非常嚴格，這可能會導致專利權人無法做出相應合理的修改而面臨專利權被宣告無效的風險，特別是在現(xiàn)階段我國很多專利申請文件撰寫質量相對不高的情況下，這方面的問題更加突出，不利于保護真正的發(fā)明創(chuàng)造，會大大挫傷國內申請人創(chuàng)新的積極性，因此，才適當放寬專利無效程序中權利要求修改方式的限制。顯然，上述對“權利要求的進一步限定”的限制性解釋或規(guī)定是有違當初修改《專利審查指南》的初衷。
綜上所述，最新修改的《專利審查指南》對于專利無效程序中權利要求修改的原則和方式已經進行了明確規(guī)定，這些規(guī)定條理清晰、含義明確、可操作性強，并且能夠實現(xiàn)專利權人與社會公眾的利益平衡。在這種情況下，不宜對專利無效程序中權利要求修改的原則和方式、尤其是對“權利要求的進一步限定”再增加任何限制性的解釋或規(guī)定。否則，將會或多或少不當?shù)負p害專利權人的合法利益，降低社會公眾開展發(fā)明創(chuàng)造的積極性，阻礙整個社會的科技進步。
注：①《如何理解與適用對“權利要求的進一步限定”？》，2017年11月7日《中國知識產權報》
來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）
作者：蔡洪貴 永新知識產權 律師、專利代理人
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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