涉及優(yōu)先權(quán)專利申請文件的撰寫

#文章僅代表作者觀點(diǎn)，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載，文章不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：杜欣  超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：涉及優(yōu)先權(quán)的專利申請文件的撰寫

在專利代理實(shí)務(wù)過程中，會遇到一些已經(jīng)提交的專利申請需要應(yīng)申請人的要求或者一些實(shí)際需求要求優(yōu)先權(quán)，例如以下情況：

（1）申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個(gè)月內(nèi)，又依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約在中國就相同主題提出專利申請；

（2）在先申請僅闡述具體的技術(shù)方案，但缺乏相應(yīng)技術(shù)效果的數(shù)據(jù)（在先申請暫未實(shí)施，所以相應(yīng)技術(shù)效果暫時(shí)無法獲得）；

（3）在先申請的技術(shù)方案描述比較粗略，需進(jìn)行細(xì)節(jié)補(bǔ)充（發(fā)明人只想到粗略的技術(shù)框架，暫未想到技術(shù)細(xì)節(jié)）；

（4）在先申請權(quán)利要求中僅限定了很具體的技術(shù)方案，專利保護(hù)范圍太窄。

《審查指南》6.2.2要求本國優(yōu)先權(quán)的6.2.2.1在先申請和要求優(yōu)先權(quán)的在后申請中規(guī)定：

在先申請和要求優(yōu)先權(quán)的在后申請應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：

(1) 在先申請應(yīng)當(dāng)是發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請，不應(yīng)當(dāng)是外觀設(shè)計(jì)專利申請，也不應(yīng)當(dāng)是分案申請。

(2) 在先申請的主題沒有要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，或者雖然要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，但未享有優(yōu)先權(quán)。

(3) 該在先申請的主題，尚未授予專利權(quán)。

(4) 要求優(yōu)先權(quán)的在后申請是在其在先申請的申請日起十二個(gè)月內(nèi)提出的。

審查上述第(3) 項(xiàng)時(shí)，以要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請日為時(shí)間判斷基準(zhǔn)。審查上述第(4) 項(xiàng)時(shí)，對于要求多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)的，以最早的在先申請的申請日為時(shí)間判斷基準(zhǔn)，即要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請日是在最早的在先申請的申請日起十二個(gè)月內(nèi)提出的。

在先申請不符合上述規(guī)定情形之一的，針對不符合規(guī)定的那項(xiàng)要求優(yōu)先權(quán)聲明，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

審查優(yōu)先權(quán)時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)專利局已經(jīng)對在先申請發(fā)出授予專利權(quán)通知書和辦理登記手續(xù)通知書，并且申請人已經(jīng)辦理了登記手續(xù)的，審查員應(yīng)當(dāng)針對在后申請發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。初步審查中，審查員只審查在后申請與在先申請的主題是否明顯不相關(guān)，不審查在后申請與在先申請的實(shí)質(zhì)內(nèi)容是否一致。當(dāng)其申請的主題明顯不相關(guān)時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

那么，在專利申請文件的撰寫過程中，代理人需要注意以下幾種情況的在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

（1）在后申請與在先申請中的一個(gè)或多個(gè)特征存在上、下位的關(guān)系；

在后申請要求保護(hù)的主題中，所采用的一個(gè)或多個(gè)特征與在先申請的說明書和權(quán)利要求書中記載的特征為上、下位關(guān)系，則在后申請所要求保護(hù)的主題不能享有優(yōu)先權(quán)。

例如：在先申請記載了一種下位的裝置，在后申請請求保護(hù)一種上位的系統(tǒng)，在后申請包含上位的系統(tǒng)的技術(shù)方案在在先申請中并沒有記載，盡管在先申請中記載了下位的技術(shù)方案且實(shí)際應(yīng)用中二者確實(shí)為上下位概念，但也不能夠基于在先申請直接和毫無疑義的確定上位的技術(shù)方案，在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

（2）慣用手段的直接置換

如果在后申請要求享受在先申請的優(yōu)先權(quán)，但在后申請中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征是在先申請中一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征的慣用手段的直接置換，則在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)；

例如：在先申請記載了一種包含紅外測距的裝置，在后申請請求保護(hù)一種包含超聲波測距的裝置，盡管紅外測距和超聲波測距屬于慣用手段的直接置換，但由于在先申請包含紅外測距的裝置不能夠直接和毫無疑義地確定在后申請的包涵超聲波測距的裝置，所以，在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

（3）數(shù)值范圍部分重疊

如果在后申請請求保護(hù)的技術(shù)方案中包含數(shù)值范圍，而該數(shù)值范圍與在先申請記載的數(shù)值范圍不完全相同，而是部分重疊，則在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

例如：在先申請中記載了一種結(jié)構(gòu)加工方法，為了加工具備某種特性的結(jié)構(gòu)，需要在壓力為1.5標(biāo)準(zhǔn)大氣壓～2標(biāo)準(zhǔn)大氣壓之間，而在后申請同樣請求保護(hù)一種結(jié)構(gòu)加工方法，該結(jié)構(gòu)需要在壓力為1.8標(biāo)準(zhǔn)大氣壓～2.5大氣壓之間，二者存在部分重疊，在后申請無法享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

（4）在后申請的技術(shù)方案增加了技術(shù)特征

在后申請要求保護(hù)的主題中有一個(gè)或者部分技術(shù)特征未記載于在先申請記載的方案，即在后申請要求保護(hù)的主題相對于在先申請記載的技術(shù)方案增加了技術(shù)特征，則在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

例如：在先申請記載了技術(shù)方案A和實(shí)施例a1、a2，在后申請記載了技術(shù)方案A和實(shí)施例a1、a3，a3相當(dāng)于增加的技術(shù)特征，且a3并非根據(jù)公知常識能夠確定是A必須包括的技術(shù)特征，這時(shí)，a1可以享有優(yōu)先權(quán)，但是a3由于無法由a2直接且毫無疑義的確定，所以a3無法享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

另外，在實(shí)際操作的某些特殊情況下，在后申請與在先申請相比增加了技術(shù)特征，但其仍然可以享有在先申請的優(yōu)先權(quán)，例如：在先申請記載了一種用戶終端，但未記載用戶終端包括處理器這一技術(shù)特征；在后申請請求保護(hù)一種用戶終端，其中增加了包括處理器這一技術(shù)特征，其他不變，并且也未涉及處理器與用戶終端中其它技術(shù)特征之間的關(guān)系。

然而，由于本領(lǐng)域技術(shù)人員可以直接地、毫無疑義地確定用戶終端必定包括天線（因?yàn)闆]有處理器用戶終端無法工作），所以在后申請中要求保護(hù)的用戶終端可以享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

另外，在實(shí)務(wù)操作過程中，靈活使用優(yōu)先權(quán)可以為代理工作和流程工作帶來很多便利，例如：

（1）遞交時(shí)某些圖片實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤或提交時(shí)遺漏（這種情況實(shí)際操作中盡量避免）；

（2）申請階段因?yàn)槟撤N失誤，導(dǎo)致專利申請被視為撤回（或者即將要被視為撤回）；

（3）已經(jīng)遞交一件發(fā)明或者實(shí)用新型，但是專利申請人想要改成一打二（發(fā)明和實(shí)用新型同報(bào)）；

（4）需要改變申請人信息；

（5）產(chǎn)品馬上要發(fā)布，沒有時(shí)間仔細(xì)撰寫。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：杜欣  超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀

2017全球區(qū)塊鏈企業(yè)專利排行榜（前100名）

2017年企業(yè)發(fā)明授權(quán)專利排行榜（前100名）

2017全國申請人確權(quán)商標(biāo)持有量排名（前100名）

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機(jī)構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)25萬+海外30萬）；同時(shí)擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily.cn 中文網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://www.islanderfriend.com/”